「日本外觀設計制度」的8個顯著特點！

來源：IPRdaily中文網（http://IPRdaily.cn）

作者：張建鵬 北京連和連知識產權代理有限公司代理人

原標題：簡述日本外觀設計制度

日本既是中國重要的貿易夥伴，也是強有力的競爭對手，特別是其外觀設計制度與中國差異較大，鑒於此，筆者基於日本的相關法律和審查規定完成了此文，以期有助於中國申請人在日本外觀設計專利申請順利獲得授權。

摘要：隨著我國外向型經濟的繼續發展、世界經濟一體化以及我國企業對專利制度的價值的認識不斷深入，越來越多中國企業在海外申請專利。而要順利獲得目標國家的專利申請，對該國的專利制度，特別是對其專利制度與中國相關制度的異同進行了解是不可或缺的。日本外觀設計[1]制度與我國的外觀設計有比較明顯的不同，因此本文擬就日本外觀設計與中國外觀設計的不同之處進行介紹，以期有利於中國申請人順利獲得日本外觀設計專利授權。

關鍵詞：日本、外觀設計、專利

前言

隨著我國外向型經濟的深入蓬勃發展、世界經濟的日益一體化以及我國企業對專利申請重要性的認識的日益加強，越來越多的中國企業通過巴黎公約和PCT等方式在海外進行專利布局，以期獲得相關權益保護。例如，2016年中興通訊PCT申請量達到4123項，緊隨其後的華為也達3692項，均超過了美國高通、日本三菱電機和韓國LG電子等知名國際企業[2]。

在此情況下，對於有意于海外專利申請的企業與個人而言，了解各國特別是與中國經貿往來密切的主要經濟體在專利申請和審查制度方面與中國不同之處對於順利獲得專利權顯得尤為重要。日本既是中國重要的貿易夥伴，也是強有力的競爭對手，特別是其外觀設計制度與中國差異較大，鑒於此，筆者基於日本的相關法律和審查規定完成了此文，以期有助於中國申請人在日本外觀設計專利申請順利獲得授權。筆者認為，日本外觀設計有如下幾個顯著的特點：

一、註冊日起算享有長達20年保護期

日本《外觀設計法》第21條第1款規定「外觀設計權（關聯外觀設計除外）的存續期間自設定的註冊之日起20年結束」（意匠権（関連意匠の意匠権を除く。）の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもつて終了する。），其第2款規定「關聯外觀設計的外觀設計權存的續期間為自其本外觀設計的外觀設計權的設定的註冊之日起20年結束」（関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。）。

日本外觀設計的保護期限的起算方法和保護期限與我國的外觀設計保護期限的計算方法和保護期限不同：我國《專利法》第42條規定「發明專利權的許可權為二十年，實用新型專利權和外觀設計專利權的許可權為十年，均自申請日起計算」；而且其與日本本國的專利權起算方法和保護期限也明顯不同：日本《專利法》第65條規定「（發明）專利權的存續期間為自專利申請之日起20年結束」（特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。），日本《實用新型法》第15條規定「實用新型權的存續期間自實用新型註冊申請之日起十年結束」（実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する）。

考慮到大多數情況下，不論是發明還是外觀設計專利，申請人不論是為了避免由於自身的使用公開（日本外觀設計有所謂新穎性和「創作非容易性」實質審查）而破壞專利的新穎性還是因自身經濟和技術原因的準備工作限制，申請提出時往往沒有做好量產準備的，以通過審查之後的註冊日起算保護期和長達20年的保護期對於外觀設計專利權人是非常有利的。

二、獨特的「秘密外觀設計」制度

我們知道，專利制度的核心是「以公開換保護」，由於我國外觀設計專利無實質審查程序，因此我國《專利法》第40條規定「外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予……外觀設計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告」。

外觀設計相對於發明和實用新型，「技術門檻」沒有那麼高，容易被模仿是其顯著特點，對此，日本設置了秘密外觀設計制度，允許授權外觀設計最長三年不公開具體內容。日本《外觀設計法》第14條規定，「外觀設計註冊申請人可指定在外觀設計權的設定的註冊之日起三年以內的期限，可請求在此期限內以該外觀設計為秘密（意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以內の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる）」。

而且，提出該請求的時間也非常靈活，該法條第2款規定，「欲據前款規定提出請求者，必須將以下所載事項以書面形式與外觀設計註冊申請同時或者與據第四十二條第一款的規定繳納第一年度註冊費同時，向特許廳長官提交

一：外觀設計註冊申請人的姓名或名稱及其住所或者居所；

二：請求設為秘密的期限。（前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二條第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

一：意匠登録出願人の氏名又は名稱及び住所又は居所

二：秘密にすることを請求する期間）

而且，申請人可以根據實際需要選擇延長或者縮短該秘密保護期間，上述法條第三款規定，「外觀設計註冊申請人或者外觀設計權利人可根據第一款的規定延長或者縮短請求設為秘密的期限（意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。）」。

秘密外觀設計制度可謂對外觀設計的「開小灶」，即使通常業內認為創造性最高的發明的「專利權」在日本也沒有這個「待遇」。日本《專利法》（保護對象為發明專利，不針對實用新型專利和外觀設計專利）第64條第1款規定「特許廳長官在專利申請之日起經過1年6個月時，除已發行專利刊登公告，必須就該專利進行專利公開」（特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない），第48條之三（日本立法中，增加法條則後在相應的第*條法條之後以*條之*的形式出現，類似地，刪除某法條之後，其內容不存在但序號維持）規定「在存在專利申請時，任何人均可在該日起三年以內就該專利申請向特許廳長官提出專利審查的請求」）（特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以內に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる）。而且，在日本專利申請時，任何人均可以向特許廳提供審查資料，這意味，在發明公開之後，競爭對手可以向特許廳提供資料，「幫助」特許廳「駁回」自己競爭對手的發明申請。很顯然，日本秘密外觀設計專利賦予了發明審查都沒有的特殊優勢。

三、「部分外觀設計」制度

我國《專利審查指南》2010版第一部分第三章第4.4節「不授予外觀設計專利權的情形」之（3）明確記載了「產品的不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設計，例如襪跟、帽檐、杯把等」，將這一類產品排除於外觀設計保護範圍之外。

那麼這裡存在一個問題，如果侵權者沒有模仿已經授權的外觀設計的襪子的整體，而恰恰僅僅模仿了其襪跟部位，如何界定是否構成侵權或者實質侵權呢？這就是日本「部分外觀設計」制度的發軔。

在日本特許廳的官方網站上對特地規定「部分外觀設計」這一特殊申請的目的做出了解釋：以往由於將外觀設計法第2條的「物品」解釋為作為獨立產品而流通之物，因此涉及不被視為作為獨立產品的交易對象、不流通的物品的一部分的外觀設計並不被視為外觀設計法的保護對象。因此，在一個外觀設計中包含多處具有特徵的創作部分時，僅可作為物品整體取得外觀設計權，它們的一部分即使被模仿也因規避了模仿外觀設計整體而導致該外觀設計的外觀設計權的效力無法觸及。因此，在平成10年（2008）年對外觀設計法進行了修改，確定了部分外觀設計這一概念。

並舉出來如下圖1的實例：

對於部分外觀設計，首先，日本外觀設計法賦予了其合法依據。日本外觀設計法第二條規定「在本法律中所謂「外觀設計」，是指物品（包含物品的一部分。除第八條外以下均同樣）的形狀、圖案或者色彩或者它們的結合，通過視覺引發美感之物」

（この法律で「意匠」とは、物品（物品の部分を含む。第八條を除き、以下同じ。）の形狀、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。），由此日本外觀設計不僅可以依託於物品整體，還可以依託於物品的一部分。

相應地，在日本《外觀設計審查基準》第2部分第1章「能夠工業上利用的外觀設計（工業上利用することができる意匠）」也特地拿出了「襪跟」作為示例，在該章第71.4.1.1.1節「被視為物品之物（物品と認められるものであること）」中指出以下兩類均可作為部分外觀設計的主體：

①部分外觀設計的外觀設計所涉及之物品為被認可為外觀設計法的對象的物品「襪子」，「欲獲得外觀設計註冊的部分」為不被視為外觀設計法的對象的物品「襪跟部分」；

②部分外觀設計的外觀設計所涉及之物品為被認可為外觀設計法的對象的物品的「包裝用容器」，「欲獲得外觀設計註冊的部分」為被視為外觀設計法的對象的物品的「包裝用容器的蓋」。

從該規定可以看出，不論是「不能分割」的「襪跟」還是「不能單獨出售」的瓶蓋都被納入了日本部分外觀設計的可授權範圍中。

下圖2為日本特許廳所編纂的《知識產權入門（知的財産権制度入門）》一書第3節「外觀設計制度概要（意匠制度の概要）」中所列舉的幾個獲得已經授權的部分外觀設計實例：

四、外觀設計可以變更為發明或實用新型申請

在中國僅僅允許實用新型轉變為外觀設計，而外觀設計不能反向轉變為實用新型，更不可能轉變為發明，但在日本，外觀設計可以比較靈活地申請轉換為發明或者實用新型。

日本專利法第46條第2款規定「外觀設計註冊申請人可將其外觀設計註冊申請變更為專利申請。但是，就該外觀設計註冊申請做出以拒絕為主旨的最早查定的副本送達之日起經過三十天後或自該外觀設計註冊申請之日起經過三年後（除就該外觀設計註冊申請做出以拒絕為主旨的最早查定的副本送達之日起經過三十天以內的期限），不在此範圍」。

同時，日本外觀設計法第10條第2款規定，「外觀設計註冊申請人可將其外觀設計註冊申請……變更為實用新型註冊申請。但是，就該外觀設計註冊申請做出以拒絕為主旨的最早查定的副本送達之日起經過三十天後或自該外觀設計註冊申請之日起經過九年六個月後，不在此範圍」。

外觀設計與發明或實用新型的轉換給了申請人根據提交之後的授權前景，綜合分析專利價值和實際需求進行迴旋的餘地。同時，上述規定中的時間限定是兼顧了日本外觀設計和發明、實用新型的審查制度和保護期限而制度的。例如，日本外觀設計保護期長達20年且需要經過實質審查才能夠獲得授權，但日本外觀設計法並沒有具體指定外觀設計的實質審查提出期限，而實用新型無實質審查過程，且保護期僅僅十年，如果在其註冊之日起九年六個月再提出轉變為外觀設計很可能會出現已經過期失效的實用新型作為外觀設計進行實質審查的現象，這是非常不合理的。

五、不具法律效力的特徵記載書

在中國外觀設計主要是圖片或照片、對圖片或照片的簡要說明兩部分組成，而日本則除了圖片或照片，申請人在提交申請時需要根據規定在指定表格填寫申請外觀設計所涉及保護對象等內容（類似於簡要說明）之外，還可以提出類似於發明或者實用新型的說明書的「特徵記載書（特徴記載書）」。

日本外觀設計施行規則第6條第1款規定，「欲獲得外觀設計註冊者或外觀設計註冊申請人可在提出申請書時或在審查、審判或複審相關時刻，提出記載欲獲得外觀設計註冊的外觀設計或外觀設計註冊申請所涉及的外觀設計的特徵的特徵記載書」，對於該特徵記載書的法律效力，該條第3款規定，「在確定註冊外觀設計的範圍時不得考慮特徵記載書的範圍」，也就是說，該特徵記載書提出時間非常靈活，但既不是審查員在審查外觀設計的新穎性和創作非容易性時的依據，也無法成為確權時的直接證據，根據外觀設計審查基準第13部分「其他」之第一章「特徵記載書」第131.1節「所謂特徵記載書」的規定，其直接作用僅僅是「審查員在外觀設計註冊申請所涉及的外觀設計的認定或判斷是否類似、拒絕理由中不得將該記載內容用作直接依據，但通過該記載內容，例如由於用作用於確定審查的確切檢索範圍的參考信息，可以期待審查的加速」。

六、成套產品外觀設計的特殊規定

關於成套產品外觀設計，我國專利法實施細則第35條第2款規定，「用於同一類別並且成套出售或者使用的產品並且具有相同設計構思的兩項以上的外觀設計，可以作為一件申請提出」，在此方面，日本成套產品外觀設計與我國差別較大。日本外觀設計法第8條規定，「作為同時使用的兩件以上的物品，構成經濟產業省令（註：省令類似於我國部門規章）所規定之物（以下稱之為成套產品）的物品所涉及的外觀設計，在作為成套產品整體上具有統一性時能夠作為一件外觀設計提出申請，獲得外觀設計註冊（同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの（以下「組物」という。）を構成する物品に係る意匠は、組物全體として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。）」。

由於日本將成套產品外觀設計限於「同時使用」，因此如我國《專利審查指南》2010版第一部分第三章第9.2.2節「成套出售或使用」中作為「同時出售」列舉的「由床罩、床單和枕套等組成的多套件床上用品」這一類產品在日本是不能作為成套產品外觀設計提出申請的。關於日本認可的成套產品外觀設計，即符合經濟產業省上述省令規定的產品的詳情，申請人可以在日本的外觀設計審查基準第269-273頁的表格查到。

同時，在日本提出成套產品外觀設計時，除了必須是符合上述表格之物以外，日本外觀設計審查基準第7部分「個別外觀設計註冊申請（個別の意匠登録出願）」第2章「成套產品外觀設計（組物の意匠）」72.1.1.2節「構成物品恰當（構成物品が適當であること）」中規定「成套產品的構成物品，除非成套產品的構成物品表的『備考』欄中記載的情況，必須將『構成物品』欄內作為同時使用的物品而並列記錄的各構成物品每項至少包含一件」，大多數成套產品均屬於這種情況。以該表第30號「一組廚房組件」為例，必須同時具有流水台、烹調台、燃氣台、收納櫥各至少一件。在成套產品外觀設計方面，日本與中國差別是比較明顯的。

七、類似發明申請的「新穎性」和「創作非容易性」審查

於2013年9月16日公布並於同年10月15日實施的針對《專利審查指南》2010版中針對外觀設計的初步審查強化了對新穎性的審查，在該次修改中第一部分第三章第8節被修改為「初步審查中，審查員對於外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款款的規定進行審查。審查員可以根據其獲得的有關現有設計或抵觸申請的信息，審查外觀設計申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規定。外觀設計可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現有設計或者重複提交內容明顯實質相同的專利申請，審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息，審查外觀設計申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規定」。從該規定來看，雖然我國已經強化了對外觀設計的審查，特別是新穎性的審查，但除非非正常申請，否則審查員並無必須針對新穎性審查進行檢索的義務。

下圖3所示流程圖為日本外觀設計審查基準第12部分「審查的推薦方法」對於日本外觀設計流程的歸納總結，其中可以看出，新穎性和創作非容易性的實質審查是外觀設計授權的必經階段，且審查員必須對現有設計進行檢索：

另外，關於「創作非容易性」生產過程中，審查員有權結合多篇現有設計來否定外觀設計申請，例如，該外觀設計審查基準第2部分「外觀設計的註冊要素」第3章「創作非容易性」舉出了如下圖4所示實例：

八、可以用樣本或模型代替附圖

根據日本外觀設計法施行規則第5條，申請人被允許採用樣品或者模型代替附圖或者照片作為外觀設計提出是日本外觀設計的又一特點。除了處理或者保管不便的材料如銳利的針或刀，申請人均可以採用不易變形、變質或損壞的材質製作長26cm以下、寬19cm以下、厚度7mm以下的樣本或者模型提交來代替外觀設計所需圖或照片；另外，如果申請人採用的是布或紙質材料，則允許申請人將其摺疊為長寬各1m以下、厚度7mm以下並置於規定的袋內提交。需要指出的是，採用樣本和模型仍然可以提出部分外觀設計，只要將所要求保護的部分之外的部分塗黑等方式與要求保護的區域加以明確區分並在請求書中說明即可。樣本和模型的區別在於，樣本本身就是外觀設計的產品，其材質與大小必須與產品一致，而模型的材質與大小不限於此，所以如果採用模型來代替圖或照片提出外觀設計，必須相應地在請求書中對實際產品的材質和大小加以說明，達到本領域技術人員能夠理解的程度。

綜述

以上就日本外觀設計中與中國外觀設計中差別比較明顯的部分進行了簡要說明，日本外觀設計與中國外觀設計最顯著的差別即在於保護期從註冊日起算長度20年，日本獨特的秘密外觀設計、部分外觀設計、關聯外觀設計制度，外觀設計的實質審查過程中對新穎性和創作非容易性的審查，在成套產品外觀設計方面與中國外觀設計的具體規定的不同，以及日本允許申請人變更申請類型，採用樣品或模型代替圖或照片提出外觀設計等。

注釋：

[1]日本專利法（日語原文：特許法）第一條明確其針對於「發明」，同時外觀設計法（日語原文：意匠法）將「意匠権」平行於「特許権」，故本文中對於日本的「意匠権」譯為「外觀設計權」而不是「外觀設計專利權」

[2]http://www.techweb.com.cn/it/2017-04-06/2509529.shtml

來源：IPRdaily中文網（http://IPRdaily.cn）

作者：張建鵬 北京連和連知識產權代理有限公司代理人

編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君

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