你的公司應該做好哪些專利保護？（中）

口述 | 傅耀 上海慧宬知識產權服務有限公司創始人

主編完成《中國知識產權用權報告》 於中國企業500強峰會發布

曾累計為多家企業獲取政府資助5000萬元以上，減免稅收過億

曾擔任國家技術轉移東部中心建設相關政策制定顧問

來源 | 以太創服A+社【融資線上問診】

問：針對互聯網軟體類別的產品，如何申請專利保護自己的產品？從反向角度來問就是，比如各類直播APP之間，新浪微博和騰訊微博之間，餓了么等外賣APP之間，當年的各種團購網站之間，很多很多同類型的產品之間，專利在這些軟體產品競爭中起過什麼作用？有什麼案例分析借鑒？

答：我上面說過，這種純軟體、純商業模式的技術在申請專利保護時獲得授權的概率會比較低，所以如果單純軟體類型的產品，要想獲得一個比較高的專利授權率，你必須要把它寫成軟體與硬體相結合的模式，也是非常考驗一家代理機構的能力。就比如現在大家經常會拿來說的團購、外賣APP，其實大部分的這類公司都會申請一些專利來保護自己，但是它很少真的會用這些專利去告別人，主要的原因有幾點：第一，像一些類似的公司，它在運營的過程中，真正比拼的其實是運營能力而不是所謂的專利量。如果一家公司，比如說餓了么，它有一些專利說你美團侵權了，那我在告你的過程里，在司法訴訟這個層面會產生大量的成本。第二，目前在國內做一個專利的訴訟，需要的時間周期經常會特別長。我本人是專利律師，所以也做過相應的一些案件，比如說針對一個專利，通常情況下當我作為原告在起訴被告之後，被告的第一反應是一定會去做一個專利的無效申請。這首先會使我們這個專利侵權訴訟終止，然後我們需要到北京的專利複審委員會，圍繞這個專利是否有效去打個大半年到一年的關係，等到這個有結果了之後，再回到法院去，這樣才能去做對方是否侵權的一些判斷。

所以大家會發現真正的專利訴訟，如果涉及到軟體，涉及到比較複雜的技術的時候，通常即便是對於這些所謂的行業巨頭，他們也不會輕易去發起一項訴訟，除非非常確定，只要我一告你就能把你直接掐死，才會真的發起訴訟。所以在軟體行業，其實大量的企業會把自己的精力更多地放在怎麼在市場運營上面跟對方比拼，比用戶量，比誰能夠產生更多的收益。但同時大家可以看到一些像智能硬體的領域，經常會出現專利訴訟，所以我覺得各個行業還是有很大區別的。比如說我最近在處理的一個案子是醫療器械行業的一個案例，大家也知道醫療器械行業很大的一個門檻是醫療器械的許可證。但除許可證之外，即便你是已經拿到許可證的一家企業，如果在專利上發生了侵權，那在後續的一些產品推廣過程中間，依然會遇到很大的問題。所以對於專利申請這件事，我覺得還是要區分它在不同行業中間可能會扮演的作用。坦白講，在軟體類的產品上，我個人覺得它的作用未必有那麼巨大。但是你一旦結合到硬體之後，就會有很大的作用。當然比如說對侵權案值的判斷，跟你在侵權訴訟過程中間取證的難度都有很大的關係。因為在執行層面要判定一個軟體是否侵另一個專利的權利，其實難度是很大的。所以在這點上，我個人一直是持有這樣的觀點：如果你是一家做硬體的公司，那麼你一定要把專利這一塊好好布局。如果你是一個做軟體的公司，並且你是一個純軟體的公司，那我個人覺得說專利對於你來說，雖然你一定要做，但是你做的目的絕對不是為了未來通過專利去告別人，所以這個大家還是要區分清楚。

問：在研發某項產品時，如何避免/抵禦國外相關或類似專利的侵擾？尤其是美國。

答：這是一個很好的問題。首先我要跟各位說的是，各位在申請專利的過程中間，你所拿到的專利叫做中國專利的授權，任何一個國家的專利授權都一樣，你的這一份專利證書它的有效範圍僅在中華人民共和國範圍之內，還不包括港澳台地區。同樣的情況，對於中國的創業企業來說，在做產品的時候其實不太需要關心美國那邊是不是有一家企業在美國申請了一個美國專利，因為它申請美國專利並管不到中國。但是必須要注意的是，如果這個美國的企業基於它美國的專利又申請了中國的專利，那這份中國的專利是會影響到你的。也就是說如果美國的這家企業獲得了中國的專利授權，那麼它可以基於這一份中國的專利來起訴你，要求你進行相應的賠償，以及要求你不能再生產侵犯他專利的一些產品。另外還有一點可能會對各位產生影響的，就是說如果美國那邊有一家企業，它申請了一個專利，並且這個專利已經公開了，雖然它這個專利並沒有進入到中國獲得中國的專利授權，但由於它已經公開了，在專利的審查過程中，如果你的申請日在美國專利的專利文本公開日之後，那麼你的這個專利在審查過程中間會因為美國已經有相同的技術公開而被駁回。

所以各位，如果你是一家非常注重技術的創業公司的創始人，那麼我會建議你在研發的早期，就要對中國以及國外，尤其是美國、歐盟這樣一些比較重要的區域，對同領域的專利文本做一個簡單的分析。這個分析可能需要你們本身的技術人員和像我們這樣的一些法律人員做共同配合來進行。目前技術的發展已經到了一個不太可能平地而起的階段了，我想所謂真實的這種技術的創新，都是站在前人的肩膀之上做的所謂的改進創新。我本人從事知識產權行業從事這麼多年，坦白講，我並沒有在我的職業經歷中間遇到我認為是真正的這種開拓性的創新。既然是這種迭代的創新，那麼我覺得作為一個領域的創業者，還是有必要對中國以及國際上面目前技術發展的現狀，以及哪些技術已經申請了專利保護，去進行了解和進行一個清晰的處理。

問：專利技術是怎麼評判標準的？我們認為的創新點是否能夠成立？

答：我想這位提問者他問的這個評判標準大概就是專利的授權標準，即哪些專利可以授權，哪些不能授權。從《專利法》上的規定來說是三條，叫新穎性、創造性和實用性。

實用性這一條，幾乎我們所有的技術都能夠達到，即證明它在科技實踐中間是一個可行的技術，不存在違反類似於熱力學第一定律、第二定律的一些基礎原理的情況。例如永動機是肯定不能做專利申請的，因為它不可能實現。

第二是新穎性，其實很容易理解這個判斷。這其實是說你做的是一個新的技術，之前沒有出現跟你一模一樣的技術。但就像我前面說的，我們必須要理解的一點是：所謂的新穎性，它的判定標準不是在中國範圍之內，而是在全球範圍之內。在你的專利申請日之前，只要在全球的任何一個地方有公開文本發表過跟你一模一樣的技術，那麼你的這個技術就將因為缺乏新穎性而被國家知識產權局駁回。

最後一個部分是創造性，創造性簡單來說就是你的這個技術必須是一個新技術的同時，不能是原有普通技術的疊加。也就是說你必須向審查員證明，自己的技術在原有技術的基礎之上產生了一個所謂1+1大於2的不可預期的更好效果。在我的職業經歷過程中，可以知道的是中國目前發明專利的授權概率大概只有百分之二十幾，不到百分之三十，也就是說大概有百分之七十多的發明專利會被駁回。在這百分之七十多的駁回裡面，有一半以上，接近60%的駁回理由都是因為創造性。也就是說審查員可能會認為，雖然你的東西確實是新的，我也找不到跟你的技術一模一樣的東西，但是我會認為之前發表的某一篇文獻中間的技術跟你的差別不大，而這個差別我又能夠在另一篇文本中間能夠找到。那我把這兩篇文本的技術加起來，可以變成你現在的這篇文本，所以我會認為說你沒有創造性的。這時候就需要技術人員和我們這樣的專利代理人來做配合，一起來說服審查員說：首先把這兩個技術點加到一起這件事情，並不是普通人都想得到的；第二個，即便你把它加到一起之後，我們產生的效果也是不可預期的，效果會比原來大家所設想的效果要好很多。如果是有這樣的一些論述之後，我們能夠說服審查員認同，那你的這個專利就能被授權。

所以什麼叫一個好的專利代理人？其實他有一部分或者說很大一部分的工作，都是在對於審查員的一個答辯過程，要能夠很好地去說服審查員。這時候就需要專利代理人一些很重要的能力，就是需要他很好地去理解技術人員所提供來的技術，以及他要能夠用法律的語言把這種技術的優勢、技術的創造性能夠表達出來，去說服審查員。所以在專利代理這個行業中，對一個人的這種理工科的背景是有強制性要求的，現在的專利代理證書雖然是一個法律行業的從業資格，但在考核的過程中，要求需要理工科本科以上學位才可以考。通常企業在判斷自己的產品或者自己的技術的創新點的時候，按照我們過往的經驗，經常會出現一些偏差。企業可能會覺得這個東西是我創新的東西，但是在我們在進行專利檢索之後，會發現你這個東西已經有人提出來了，但是你的產品中間的另外一個東西，可能是以前沒有人提出來過的，或者是我們認為有機會申請專利的。所以在這個事情上面也是需要企業和我們專利代理人經常在一起溝通、一起討論，包括說技術文本彼此之間的這種共享，才能夠更好地實現創新點的判斷。

（未完待續）