淺談創造性答覆之「三步法」
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一、引言
審查實務中，通常採用《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節給出的判斷要求保護的發明是否相對於現有技術具有創造性的方法，即「三步法」，具體為：—— 確定最接近的現有技術；—— 確定發明的區別技術特徵和發明實際解決的技術問題；—— 從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發判斷是否顯而易見。
對於審查員或者專利代理人來講，「三步法」基於評判發明是否具有創造性的意義極為重要，堪比天主教徒的「聖經」。本文將根據「三步法」淺談如何來答覆創造性。
二、由審查意見通知書看「三步法」
1、確定最接近的現有技術
審查員在評判發明專利是否具備創造性時，首先需要最具說服力的佐證材料——對比文件，由於創造性評判與新穎性不同，即新穎性僅僅根據一篇對比文件並採用「一對一」的對比方式，就可判斷其是否具備新穎性；而面對創造性，審查員可以採用「多對一」的方式，並首先選用最接近的一篇對比文件與申請文件作對比。因此，在閱讀審查意見通知書時，需要確認審查員認定的最接近的現有技術，然後將最接近的現有技術與申請文件做對比，此處，對於剛剛接觸實務作業的代理人來講，將兩者進行比對時，可以採用列特徵對比表的形式，將本申請的權利要求書中涉及到的特徵（將每條權利要求中的特徵打散，僅保留特徵本身及必要的連接關係），然後將對比文件中權利要求部分的特徵做類似工作，接下來一一比對。2、做「減法」仔細閱讀審查意見通知書正文，會發現審查員根據檢索得到的最接近的現有技術與本發明的申請文件做比對，即將本申請文件與對比文件相同的內容減去，則剩下的內容即為審查員認定的區別，正文中會發現類似「相當於」等描述，「相當於」後面的特徵為審查員認定的對比文件公開了本申請文件的技術特徵。代理人需要根據特徵對比和仔細閱讀本申請文件和對比文件的說明書，理解該特徵在文中的「連接關係」、「位置關係」以及「作用效果」進行判斷（筆者以機械類案件為例），對比文件中的特徵是否如實「相當於」本申請文件中的技術特徵，如若有任何一個技術特徵並不是審查員認定的「相當於」的關係，則該技術特徵可作為爭辯點，並以此來說明該特徵並未被公開。3、列區別技術特徵，確定實際解決的技術問題在進行特徵對比之後，審查員將根據對比結果羅列本申請文件權利要求1與對比文件1相比之下的區別技術特徵，以及基於上述區別技術特徵，本申請實際解決的技術問題。對此，代理人需要注意兩點：a）審查員在審查意見通知書（以下簡稱審通）中，是否提出了所要解決的技術問題，若審查員給出了區別技術特徵所要解決的技術問題，代理人根據需要閱讀本申請文件說明書部分關於此處的表述，即上述區別技術特徵所帶來的技術效果，以此來判斷審查員認定的是否正確，當然若審查員在認定上存在錯誤，代理人則可將其作為一個答覆點，列為區別技術特徵，然後再進行爭辯說理；
b）審查員在審通中並未基於區別技術特徵，提出所要解決的技術問題。此情況下，則有利於代理人進行答覆，即代理人可根據區別技術特徵結合對應說明書中記載的內容，認定一個本發明所要解決的技術問題（該技術問題在設立時，需要考慮對比文件的技術方案是否能夠解決），並依據該技術問題進行說理答覆，當然，這種情況類似於一個「自命題作文」，需要代理人圍繞所命的「題」進行解答，並敘述出與對比文件的區別，盡量做到自圓其說。4、審查員的評述接下來，審查員將根據確定的區別技術特徵進行舉證，列舉其不具有創造性的理由。對此，審查員常用的兩種評述；a）針對區別技術特徵1），對比文件1公開有如下內容，由此，本申請的技術手段只不過是常規技術手段的替換，因此，該區別技術特徵為本領域技術人員的一種常規技術手段。針對常規技術手段的評述，該如何作答？首先，根據審查員認定的技術問題或者代理人自己認定的技術問題，為解決該技術問題，本申請中的技術手段有哪些，根據該技術手段相應地由「結構」、「連接關係」及「位置關係」等著手，並推導出該技術手段所帶來的技術效果，如果該技術手段的「結構」、「連接關係」及「位置關係」，以及所達到的技術效果均不一致，則可以認定該區別技術特徵並不是常規技術手段的代替。此外，「技術領域」對於答覆常規技術手段也至關重要，即代理人需要認清對比文件與本申請是否屬於同樣的技術領域，如果該區別技術特徵所解決的技術問題，僅僅是針對該領域的，與對比文件中公開的技術領域不同，則該技術手段也不能認定為常規技術手段，以此來進行說理爭辯。b）審查員為了更徹底地公開本申請的技術方案，則會找到對比文件2，將對比文件2結合公知常識或者對比文件1來舉證，說明對比文件2給出了本申請採用該技術手段的啟示。針對結合啟示的答覆，代理人可以採用以下兩種對策：i）審查員列舉的對比文件2可以結合常規技術手段，來說給出了本申請技術啟示。該情況下，代理人需要仔細理解觀察，該結合後的技術方案是否能夠解決審查員認定的技術問題，當然，若不能解決，代理人則需仿照答覆「常規技術手段」的方法，由「結構」、「連接關係」及「位置關係」出發，推導出結合後的技術方案所解決的技術問題以及達到的技術效果，且該技術效果與本申請中的並不同，以此來反駁審查員。
ii）審查員列舉的對比文件2不可以結合常規技術手段，即存在結合障礙。該情況下，需要代理人理解想像在結構上是否存在干涉？結合的不合理性等。若存在結合障礙，則進而說明對比文件2不能結合常規技術手段或者對比文件1，以給出技術啟示。5、說理答覆根據審查指南關於「三步法」評判創造性來講，第三步需要判斷「技術問題是否顯而易見」。「是否顯而易見」的答覆可以參照上文中技術啟示評判進行答覆。此外，針對常規技術手段的評述，上文中也已敘述，此處便不在贅述。不過，在答覆過程中（以機械案件為例），可以由「結構」、「連接關係」及「位置關係」出發，推導出技術效果，由技術效果不同，才可以進一步爭辯說理。6、修改權利要求為了兼顧授權和獲得較大的保護範圍，需要對獨立權利要求進行修改以縮小其保護範圍，常用的做法有：1）將與核心發明點相關的從權的附加技術特徵添加到獨立權利要求中；2）將說明書中的技術特徵添加到獨立權利要求中；3）將由附圖中毫無疑義得出的技術特徵添加到獨立權利要求中。需要注意的是，修改須未超出原權利要求和說明書的記載範圍，符合專利法第33條的規定，符合專利法實施細則第51條第3款的規定。即不能修改超範圍。
三、舉例說明
針對上述的答覆步驟，舉例說明答覆過程。由圖1可見，審查員針對本申請文件，檢索了3篇對比文件，其中紅圈中的為最接近的現有技術。由圖2-3可見，審查員完全根據「三步法」。其中，第一步做減法，將相同的內容消除掉，剩下「相當於」的技術特徵，通過對比，這幾個相當於是否符合如實為相當於的關係；第二步列區別技術特徵，並提出本申請實際要解決的技術問題；第三步審查員做出評述，針對區別特徵1）和2），均採用常規技術手段進行的評述。對於獨立權利要求來講，並未涉及到「技術啟示」的問題，換句話說，本申請的獨立權利要求中將技術特徵上位，以獲得較大的保護範圍。因此，對於技術啟示的評述，審查員放在了從權中。案情分析：如圖4所示，本申請公開了一種燃油液位感測器，通過設置減震裝置，可以使該感測器可以克服較惡劣的工作環境，而保護了信號電路板3。如圖2所示，針對區別技術特徵1），審查員認定的技術問題是：如何引出信號電路板的信號。與本發明的實際發明構思對比，再從結構、連接關係出發，發現審查員認定存在問題，故此爭辯點可以作為一個區別技術特徵。如圖5所示，對比文件1公開了一種液面測高器之感測桿密封結構，通過感測桿7下端的鎖接式結構和其上端的壓接式結構使感測桿7結構達到最佳的密封效果，使液面上升不至溢出影響感測桿7中的感知電路71，且此結構不受氣候的影響，適用於各種區域。
由此可見，本申請和對比文件1相比，其解決的技術問題並不相同。由於本申請中的減震裝置為上位概念，故審查員針對該區別技術特徵僅僅採用常規技術手段進行評述的。由此，在本申請中，權利要求2公開了所述減震裝置包括外套在所述信號電路板3上的至少一個抗震橡膠圈10，套裝有所述抗震橡膠圈10的所述信號電路板3外包覆有PP管12，在所述PP管12外套設有套管11。針對權利要求2，審查員檢索出對比文件2和對比文件3來對其評述，如圖6-7所示，審查員認為對比文件2中的「抗震圈」相當於本申請的「抗震橡膠圈10」，對比文件3中的「高強度鋁合金護套5」相當於本申請的「套管11」。故針對上述評述內容，作者列出兩個區別技術特徵如下：1）所述固定座內設置有連接器，所述信號電路板的輸出端連入所述固定座內設置的所述連接器；2）所述減震裝置包括外套在所述信號電路板上的至少一個抗震橡膠圈，套裝有所述抗震橡膠圈的所述信號電路板外包覆有PP管，在所述PP管外套設有套管。其中，區別技術特徵1）即為審查員認定有誤的技術問題，故可將此作為區別技術特徵來爭辯。如圖8-11所示，為作者進行答覆的意見陳述書正文，答覆邏輯可供參考。
四、總結
使用「三步法」進行創造性的評判時，需要嚴格按照每一步去做，原因在於「三步法」中的每一步之間均具有一定的邏輯關係，當其中任何一步出現了錯誤，「三步法」均不能成立。此外，在答覆審查意見時，要根據審查意見通知書評述的內容進行有理有據的答覆，切記不要「驢唇馬嘴」、「虎頭蛇尾」，這樣不但說理沒有依據，而且為最終的授權有弊而無益。
北京品源專利代理有限公司 秦越
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