專利侵權訴訟中專利檢索與普通檢索的區別

專利侵權訴訟中專利檢索與普通檢索的區別

說的專利檢索,大家很可能會想到專利審查檢索、無效檢索、侵權風險檢索、......等等。但很少人會想到專利律師所做的專利檢索。那麼專利律師為什麼會檢索、在什麼情況下進行專利檢索,......。

一般而言,說到律師,大家的第一印象就是在法庭之上的雄辯,很少人會想到當前專利律師也會進行專利檢索。

筆者認為:隨著專利訴訟複雜性,需要專利律師進行檢索的情況正在日益增加,這也要求專利律師具有更多的具體技能,也要求服務專利事務的團隊化及協作化;單人打專利訴訟的時代已一去不復返。

那麼,專利律師在什麼情況下進行檢索,專利侵權訴訟中的專利檢索與普通的專利檢索有什麼區別呢?

專利律師通常處理專利糾紛事務,專利糾紛往往涉及專利侵權。而根據中國專利制度,專利侵權糾紛一般會涉及專利無效程序。在專利無效程序中,需要檢索對比文件,以證明涉及專利應當被宣告無效。

正如大家所了解的一樣,在專利律師代表被控侵權方處理專利無效程序時,可以委託專門的專利檢索機構進行檢索,但在很多情況下,專門的專利檢索機構的檢索結果往往不如人意;此時,如果該專利對委託人影響特別重大時(白話講,委託人肯出高價!),就需要專利律師親自操刀,自己進行專利檢索。

此時的專利檢索麵臨的情況可能是:專利檢索經驗及技巧往往已經用盡。在這種情況下,專利律師進行檢索要獲得良好的結果,就不能依靠專利檢索經驗和技巧了;進而,專利律師就需要另找途徑,以獲得滿意的效果。

專利侵權訴訟檢索與普通專利檢索的區別體現如下:

一、思考角度的宏觀性及多重性

專利律師檢索不僅僅思考如何無效目標專利,而是從委託人市場競爭角度出發,從委託人利益出發,從為委託人找出路,想辦法角度出發進行實際工作。

進而,該工作不再是單純的檢索工作,可能考慮多重因素,多個方面。不僅要考慮委託人當前情形,還要考慮委託人的未來情形;不僅考慮委託人的技術狀態,還要考慮委託人的市場狀態;不僅要考慮委託人的法律問題,還要考慮委託人的實際經營。

二、了解技術發展脈絡

普通的專利檢索的目的在於「找」,及通過一定的檢索方式和技巧,迅速確定可疑「點」,儘快找到目的技術「點」(相比而言,有些類似撞大鐘)。而專利律師專利檢索不能從「點」出發,而是應當了解技術的發展過程,了解技術發展沿襲,確定技術發展基本過程,從技術效果、技術需要、技術環境,分析目標技術(專利)的大致出現階段,出現的大致區域(美洲?歐洲?或者日本?)。

通過確定技術發展路線圖,可以確定檢索的重點區域、重點時間段和重點領域。通過技術發展路線圖,可以證實目標技術存在,有時候也可以證實目標技術的不存在(大概率證偽)。與普通的專利檢索相比,專利律師進行的檢索更像是在偶然中尋求必然。

當然,要確定相關技術的整體發展脈絡,其工作量也是巨大的(需要與委託人的高價相匹配!)。

三、目的多重性

專利律師檢索,檢索目的不僅在於獲得可用的證據,更重的是還包括:

1:現有技術抗辯證據。

通過分析檢索結果,可以獲得更多外國專利、失效專利及非專利文獻,作為專利侵權的現有技術抗辯的證據使用;

2:專利規避技術。

通過分析檢索結果,可以獲得更多的技術材料,獲得已有專利缺陷,獲得規避目標專利的技術啟示和路線,幫助委託人規避有風險的專利;

3:技術研發提供方向。

通過了解技術整體,可以了解技術斷層、技術發展趨勢、技術發展周期、技術發展階段。為委託人提供更多的技術參考,使委託人更好地進行技術開發,化被動為主動。

總之,高投入必有大收穫,一般而言,通過專利律師的檢索,一般可以為委託人提供相應的解決途徑(專利無效、成效規避、技術研發後成功牽制對手)。


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