「反向假冒」是侵犯註冊商標專用權的行為

「反向假冒」是侵犯註冊商標專用權的行為──原告株式會社富士克訴被告台州市椒江金寶特種制線廠等商標侵權糾紛案

【案例要旨】

未經商標權人許可擅自清除並更換其合法使用在商品上的註冊商標，再將該商品投入市場的行為在商標法理論中稱為「反向假冒」。我國新修改的《商標法》第五十二條第（四）項明確規定「反向假冒」是商標侵權行為。本案是《商標法》修改後我院審理的首例註冊商標「反向假冒」侵權糾紛。

【案情簡介】

原告：株式會社富士克。

被告：台州市椒江金寶特種制線廠（以下簡稱金寶制線廠）。

被告：上海飛綸民榮紡織品有限公司（以下簡稱飛綸公司）。

藤井織維株式會社於1992年2月20日經國家工商局商標局核准，註冊了「KING」文字商標，核定使用商品為第23類，即家庭縫紉機用線、家庭手工縫紉用線等。1993年7月15日，商標局核准變更上述商標註冊人名義為原告。原告使用上訴註冊商標生產縫紉線。

被告金寶制線廠是「日寶」文字及圖形商標的註冊人，該商標核定使用商品也為第23類縫紉紗線等商品。2004年6月8日，被告飛綸公司從被告金寶制線廠購得貼有「日寶牌」商標標識的縫紉線，並對外銷售。經查，上述縫紉線存在以下情況：一、揭去縫紉線中軸上端的「日寶牌」商標標識，可見「KING」商標標識；二、縫紉線中軸上端的圓形「日寶牌」商標標識上，沿圓周印有「FUJIX KING POLYESTER THREAD」字樣。被告飛綸公司在庭審中稱，其在銷售縫紉線時發現了上述情況。

【審判結論】

一、被告金寶制線廠立即停止對原告享有的「KING」註冊商標專用權的侵害，銷毀侵權產品；

二、被告飛綸公司立即停止銷售上述侵權產品；

三、被告金寶制線廠在《解放日報》上刊登聲明，消除因其侵害原告商標專用權的行為而給原告造成的不良影響；

四、被告金寶制線廠賠償原告經濟損失人民幣2萬元；

五、原告株式會社富士克的其他訴訟請求不予支持。

判決後原、被告均未提起上訴。

【評析意見】

一、「反向假冒」與被告的商標侵權行為

從廣義上來說，反向假冒「就是未經商標權人許可而撤、換他人合法附貼的商標後，再將商品投放市場的行為。」商標的反向假冒行為有顯形和隱形之分。顯形反向假冒指購買他人商品後，更換該商品上的商標標識並再行出售；隱形反向假冒指購買他人商品後撤除該商品上的商標標識，再將無任何商標的商品再行出售。

被告金寶制線廠的侵權行為主要是兩種。第一，在其「日寶牌」商標標識上，印有「FUJIX KING」字樣，將原告的企業字型大小及「KING」註冊商標作為裝潢使用，是《中華人民共和國商標法實施條例》第五十條第（一）項規定的商標侵權情形，是較為常見的商標侵權行為。第二，未經原告許可，擅自將其「日寶牌」商標標識覆蓋於原告生產的縫紉線中軸上端的「KING」商標標識之上，並將上述更換商標標識的縫紉線再次投入市場，其行為是《商標法》第五十二條第（四）項規定的「未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場」的情形，即我國《商標法》修改之後明確增加的商標侵權行為方式――「反向假冒」。

我國《商標法》2001年修訂之前，並未規定反向假冒行為屬商標侵權行為，但此類糾紛早已訴諸司法。1994年北京市發生了著名的「楓葉」訴「鱷魚」一案。北京市京工工業集團服裝一廠起訴北京百盛輕工發展有限公司等被告，認為後者將該廠生產的西褲上的「楓葉」商標標識撤換成「鱷魚」商標標識後，再次進行銷售，對該廠構成侵權。經過4年的審理，北京市第一中級人民法院於1998年6月以不正當競爭為由判決實施該行為的被告敗訴。該案審理期間及審結之後，國內知識產權學界和司法實務界對此類糾紛進行了大量有益的探討，其中較為主要的觀點是，此案被告的行為構成對原告「楓葉」商標的反向假冒侵權。

二、「反向假冒」的立法涵義

2001年我國對《商標法》進行第二次修正的過程中，對反向假冒行為構成商標侵權的觀點予以採納，將顯形反向假冒行為增列為該法明確規定的商標侵權行為之一。即第五十二條第（四）項規定的「未經商標註冊人同意，更換其註冊商標並將該更換商標的商品又投入市場的」。將反向假冒行為認定為商標侵權行為的主要依據在於，商標權人在其商品上合法使用其註冊商標的權利不受侵犯。任何一種民事權利都包含著積極權利和消極權利兩個方面，缺少任何一個方面都不是完整的民事權利，忽視對任何一方面權利的保護都不是全面的保護。以註冊商標專用權為例，權利人一方面享有禁止他人在相同或類似商品上擅自使用與註冊商標相同或者近似的商標的「禁止權」――消極權利；另一方面，也是非常重要的一個方面，權利人享有在核定的商品上合法使用其註冊商標的「使用權」――積極權利。商標權人享有的註冊商標「使用權」包含三個方面，即自主決定是否在自己的產品上使用註冊商標，自主決定使用註冊商標的方式，阻止他人擅自將其他商標使用在自己的商品上。侵犯商標權人對其商標的「使用權」，將導致商品與商標之間的關係割裂，商品的真實來源被非法掩蓋，商標權人的商品的良好聲譽被他人非法利用，商標權人實施品牌戰略、實現自我發展的進程也遭到嚴重影響。

三、「反向假冒」商標侵權行為的認定

根據《商標法》的規定，認定行為人構成反向假冒的商標侵權主要應當從以下兩個方面進行判斷：第一，未經商標權人許可擅自更換其產品上的註冊商標。實踐中，這種「更換」行為一般表現為，行為人通過購買等合法或非法的方式取得商標權人正常投放市場的帶有其註冊商標標識的商品後，私自採用去除、覆蓋、更換包裝等手段，使該商品上原有的註冊商標標識無法繼續被人感知，並進一步將行為人自己的商標或其他人的商標附著在該商品上，致使相關公眾將該商品的來源誤認為新商標的持有人。本案中，被告金寶制線廠擅自將其「日寶牌」商標標識覆蓋於原告生產的縫紉線中軸上端的「KING」商標標識之上，該行為實際產生了「更換」他人註冊商標的效果。第二，行為人在更換註冊商標後，須將帶有新商標的商品投放市場。一般來說，根據商標權「權利用盡」原則，帶有註冊商標的商品經商標權人認可以合法的方式銷售之後，商標權人即無權干涉他人對該商品的合法轉售。但上述原則只是針對商標權濫用的一種限制，而更換註冊商標後再行轉賣的行為與之有很大區別，是一種不當剝奪商標權人正常使用其註冊商標權利的行為。這種轉賣對商標權人必然產生如前所述的損害，因此是構成反向假冒侵權的必要條件。相反，如果更換商標後並未再次投入銷售，則不會對商標權人造成實際損害，亦即不會構成反向假冒的商標侵權。本案中，被告金寶制線廠將已被更換商標的原告產品通過經銷商投放市場，對原告正常使用自己註冊商標的權利造成了侵害，構成對原告註冊商標的反向假冒。因此，本院判定被告金寶制線廠替換商標的行為侵犯了原告的註冊商標專用權。