定牌加工商標侵權問題辨析2

三、分析、理解與引申 然而，在最近一個階段的法院知識產權判決以及海關行政執法行為當中，這種認識正在發生變化，法院和行政執法機關的侵權判定正在由一律認定侵權向根據實際情況個案判定轉變。本文從以下幾個方面對此問題做進一步的分析和引申。 總結上述，對定牌加工侵權問題的認識，可以發現認定定牌加工是否構成侵權的爭議焦點主要在於兩個方面。第一，定牌加工中的商標使用行為是否構成我國商標法意義上的「商標使用行為」。第二，定牌加工中的商標使用行為是否可能構成我國商標法規定的「商標侵權行為」。 （一）我國商標法律中對於「商標使用行為」的規定、理解的分歧和辨析 1. 從文義解釋的角度看《商標法》中商標使用行為是否必須屬於「流通中的使用」 根據我國《商標法》的現有條文及體例，如果判斷定牌加工中的商標使用行為是否構成商標侵權，首先需要界定何為「商標使用」行為。中國商標法中涉及「商標使用」到這一概念的條文主要包括《商標法》第五十二條、第三十一條、第四十四條以及《商標法實施條例》（下稱「實施條例」）第三條之規定。《實施條例》第三條規定，商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。由於《實施條例》採取了定義性的法律規範而且其特別明確了定義適用的範圍包含《商標法》以及《實施條例》，其理應成為「商標使用」含義的直接解釋。該規定給人以似乎商標標識與商品或服務發生了結合，就構成了商標使用，而不問其是否起到了商標法意義上之產源標識作用的錯覺。部分專家認為，上述實施條例的規定中從「以及其他商業活動」這一表述來看，條文前半部分涉及的「商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽」指代的應當是商業活動的一種。我們認為，從條文本身的邏輯結構看，鑒於有關條文對於「包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中」的表述方式，語句的前半段與後半段「或者」這一併列連詞隔開，其前後明顯屬於並列式語句，對於前半段「商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上」其並不能直接得出必須用於商業活動結論。根據以上論述，從中國商標法的文義解釋中較難得出商標法意義上的使用行為應當限定於流通領域這一結論。 2. 加工是商標使用的具體方式 中國《商標法》第四條明確規定，自然人、法人或者其他組織對其生產、製造、加工、揀選或者經銷的商品，需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商品商標註冊。可見，加工行為本身屬於商品商標申請及使用的範圍。即對於商品的加工就屬於商品商標使用的具體方式。那麼，定牌加工作為一種具體的加工形式仍然應當屬於商標註冊和使用的一種具體方式。 3.TRIPs 相關條款的理解 但如前所述，中國法院在司法實踐中的主流認識則認為有關使用行為應當局限於流通領域使用行為。理由之一是TRIPs 第十六條規定，註冊商標所有人享有專用權，以阻止所有第三方未經該所有權人同意在貿易過程中對與已註冊商標的貨物或者服務的相同或類似服務使用相同或者類似標記，如此類使用會導致混淆的可能性。另一個以作為依據的規定是《商標法》第五十條，其規定有下列行為之一的，屬於《商標法》第五十二條第（五）項所稱侵犯註冊商標專用權的行為：（一）在同一種或者類似商品上，將與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的。從該規定條文來看，與他人註冊商標相同或者近似的標誌作為商品名稱或者商品裝潢使用的行為作為第五十二條之（五）所規定的侵權行為的一種予以規制的內容本身也說明，《商標法》五十二條所規定的侵權行為應當是指有關標識是作為產源標識進行使用的情形。最高人民法院知識產權庭庭長孔祥俊法官也認為，我國《商標法》第五十二條第（一）項雖未限定使用的範圍，但 根據《商標法實施條例》第二條的規定，可以將其理解為商業活動的使用[2]。 法院的主流觀點認為，如果商業標識沒有進入流通，其就不能夠被普通消費者所了解和認識，只有在消費者已經形成了認識的情況下，商標才能夠發揮區分商品或者服務來源的作用。商標使用問題是實踐中造成理解分歧的主要原因之一，是當有關規定適用在商標侵權與混淆構成的關係，相同商標與近似商標的構成對侵權問題認定的影響等具體問題上，這種理解分歧被進一步放大。我們認為，中國法院的上述解釋似有將有關法律規定做缺乏理由的限縮解釋之嫌。實施條例作為商標法的下位法解釋上位法不應超越法律條文本身的含義，除非上位法律本身的意思不清。而不能以司法解釋或者法院判決來解釋一個含義本來清楚的條文。但是，從實踐角度，我們可以理解法院審判當中為案件的需要，不得不做出某些形式上越權的解釋的情況。事實上，囿於立法階段對於法律經驗和把握的有限和司法中紛繁複雜的實踐需要，類似行為在我國司法實踐中並不鮮見。特別是在知識產權的法律實施中，以司法解釋或者法院判決的突破反過來推動立法工作的現象也一直存在，而且有時候也是必要的。 4. 尋求通過立法的最終解決 上述分析說明造成對此問題認識混亂在一定程度上源於法律規定本身存在不明確或者對於商標使用行為本質的把握有值得商榷之處，或者立法者在當時的條件下無法對定牌加工等問題做出充分的考慮。 令人欣慰的是，在2012年商標法的修正案當中，我們發現草案第四十七條規定，「本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為」。可見立法者也認識到了上述問題。這一修改將「產源標識之用途」作為商標使用行為的構成要件，對於鑒別商標使用行為和界定其範圍具有重要意義。根據以上討論可以看出，我國商標法本身對於商標使用行為相關規定在一定程度上的不明確導致實踐中我國行政執法和司法部門對於有關問題的認識也存在一定的分歧。而我國司法部門對該問題的認識也逐漸顯露出一定的傾向性。這種傾向性可能通過修法等方式進一步明確。 （二）認為定牌加工不構成侵權的主要依據及辯駁 1. 加工承攬合同與商標使用行為的關係 認定定牌加工不構成商標侵權行為的一個理由是認為定牌加工屬於中國《合同法》所規定的加工承攬行為，即加工方為定做方承擔加工貨物並收取報酬（加工費），本質上屬於一種勞務提供和輸出，不屬於商標法意義上的使用行為。另外，辦理出口手續的行為也不會使定牌加工的產品在市場上銷售而進入流通領域，因而不構成商標使用。也有學者援引《聯合國貨物買賣合同公約》（下稱《公約》）的規定，即認為出口商品是否侵權，應當以進口國或者商品銷售地國的法律為判斷標準, 而不應當以中國( 出口國) 的法律為判斷標準。也就是說, 侵權行為的判定應以出口的貨物是否侵犯了進口國受保護的知識產權為準。就交付貨物這一行為而言，買賣合同與定牌加工合同並沒有什麼不同，因此可以參照適用《公約》規定[3]。 本文認為，此種認識難以成立，主要理由如下： （1）根據侵權法原理及《合同法》的規定，因加工承攬產品侵犯他人知識產權所形成的是侵權責任，加工方及承攬方的約定不能成為侵權責任的免責事由。加工承攬是一種《合同法》所規定的有名合同，其效力應當遵循合同相對性原則，即加工承攬合同中所有的權利義務約定僅僅約束合同雙方，違反合同會產生違約責任。而因加工承攬合同的履行而侵犯第三人知識產權的行為屬於侵權行為，產生的是侵權責任。此時，合同約定的任何內容都不能成為合同當事人對侵權責任的抗辯事由（與此類似的還有買賣合同中的權利瑕疵擔保責任）。任何因合同履行而侵犯第三人知識產權或其他合法權利的行為，都應當按照《侵權責任法》第八條、第九條之規定，由合同當事人雙方承擔連帶責任[4]。當然，承擔侵權責任的一方，在對外侵權責任承擔完畢之後，仍然可以按照合同規定，追究違約方（如加工承攬合同的定做人或者買賣合同的出賣人）的違約責任。 （2）根據例外法定的原則，對於侵權責任的免除需有明文規定。如《侵權責任法》規定了教唆、幫助無民事行為能力人、限制行為能力人實施侵權行為的，應當承擔侵權責任；監護人未盡到監護義務的承擔相應責任。此規定屬於共同侵權的例外，即民事行為能力人、限制行為能力人本人由於不具有識別能力不能承擔責任。監護人由於監護能力有限，僅在其監護義務範圍內承擔相應責任。 如果認定加工承攬合同中承攬方由於其認識能力有限不能承擔法律責任，則需要有法律對此做出特別規定。況且，定牌加工的承攬人作為生產企業，一般是我國法律上的企業法人，不但是具有完全民事行為能力的主體，應當對其行為承擔法律責任，而且由於其生產型企業的特點，一般而言，非對於相關產品、技術乃至品牌等具有相當理解能力者不能完成被委託之生產加工任務。據此，由於認識能力問題而免除或者減輕其責任的理由較難成立。 3. 定牌加工承攬人從事的是直接侵權行為不應以審查義務是否完成作為侵權責任構成要件。 以「審查義務」或者「注意義務」是否完成作為免責的要件，應當針對間接侵權行為而非直接侵權行為。眾所周知，根據侵權人參與侵權行為的形式、程度的不同，可以分為直接侵權人和間接侵權人。直接從事侵權行為，侵害被侵權人民事權益的人是直接侵權人，應當承擔侵權責任。除了直接侵權人之外，雖未直接從事侵權行為，但因為其與直接侵權人之間的特殊關係或開啟了一個危險源，負有監督、管理直接侵權人、防免損害發生的義務的人是間接侵權人。當間接侵權人未盡該義務，致使損害發生時，便是實施了間接的侵權行為。法律基於保護被侵權人的考慮，也令這些間接侵權人承擔與其義務範圍相當的侵權責任[4]。 比如《商標法實施條例》規定的便利條件提供者責任，《著作權法》中規定的出版者責任等 。此外，《侵權責任法》規定的網路服務提供者責任也屬於此類主體。 法律對知識產權侵權行為中直接侵權人與間接侵權人的法律責任的規定有所不同。首先，直接侵權人的法律責任一般按照無過錯責任原則，而對間接侵權人按照過錯責任原則（包括過錯推定）歸責。這也是《商標法》、《專利法》及《著作權法》規定對侵權產品（複製品）的銷售商（以及出版者、製作者、出租者）賠償責任合理來源抗辯的依據。其次，間接侵權人的免責範圍僅僅限於損害賠償等債權請求權，而停止侵權等物權請求權的責任則應當承擔。 根據以上分析並結合定牌加工實際情況可以看出，將審查義務是否完成作為承攬人法律責任的條件是值得商榷的。 4. 定牌加工比照國際貨物買賣認定侵權與否缺乏依據 有專家認為，在國際貨物買賣方面《聯合國國際貨物買賣公約》對知識產權在權利瑕疵擔保方面規定，賣方所交付的貨物，必須是第三方不能根據工業產權或其它知識產權主張任何權利或要求的貨物，但以賣方在訂立合同時已知道或不可能不知道的權利或要求為限，而且這種權利或要求根據以下國家的法律規定是以工業產權或其它知識產權為基礎的：(a) 如果雙方當事人在訂立合同時預期貨物將在某一國境內轉售或做其它使用，則根據貨物將在其境內轉售或做其它使用的國家的法律; 或者(b) 在任何其它情況下，根據買方營業地所在國家的法律。 值得注意的是，為平衡貨物銷售合同中買方和賣方的權利義務，該公約第四十二條第二款還規定：賣方在上一款中的義務不適用於以下情況：(a) 買方在訂立合同時已知道或不可能不知道此項權利或要求; 或者(b)此項權利或要求的發生，是由於賣方要遵照買方所提供的技術圖樣、圖案、程式或其它規格。 本文認為，這種類比適用也難以成立。首先，《聯合國國際貨物買賣公約》第四條明文規定，本公約只適用於銷售合同的訂立和賣方和買方因此種合同而產生的權利和義務。也就是說《公約》適用的範圍是國際貨物買賣合同，是針對合同當事人，以當事人雙方權利義務為內容的「國際合同法」。這與TRIPs 等規定侵權行為的國際侵權法有著本質的區別。《公約》第五條進一步規定，本公約不適用賣方對於貨物對任何人所造成的死亡或傷害的責任。可見，公約明確排除了針對第三方權利人的侵權責任，特別是侵犯人身權法律責任的適用。 其次，顧名思義《聯合國國際貨物買賣公約》針對的是商品的國際買賣而非生產加工。一方面，一個商品的銷售者（出賣人）與製造者（加工承攬人）在知識產權侵權行為中的作用、地位有本質區別，其侵權責任理應有所不同。如前所述，一般認為製造者是侵權行為的始作俑者，對侵權行為承擔無過錯責任，責任範圍包括停止侵權等物權請求權的內容以及賠償損失等債權請求權的內容。而銷售者的作用是將侵權行為的範圍擴大，其責任範圍包括停止侵權，而對善意的銷售者對賠償責任可以享有合理來源抗辯。 再次，《公約》第四十二條規定了賣方對於其出售的貨物承擔權利擔保義務。國際貿易法律擬定的背景是大額大宗、多種類、跨國（洲）的貿易，以及轉口貿易等。一方面，在如此交易過程複雜、主體繁多、跨一個或者多個法域的國際貿易流程中對出賣人克以過多的權利審查和保證義務不利於國際貿易的發展，這與加工生產行為的固定性、地域性有所不同。另一方面，公約的內容和目的就在於促進國際貨物買賣，而有關規範的適用範圍僅僅限於國際貿易。與從事生產者及銷售者與侵權行為的因果關係和密切程度有著本質不同。 最後，該《公約》的內容是對於國際貿易法律規範的歸納總結，屬於習慣法，上述知識產權條款也不屬於強制性條款。《公約》第六條就明確規定，雙方當事人可以通過合同約定不適用本公約。認為定牌加工屬於國際勞務輸出或者服務提供缺乏依據。《聯合國服務貿易總協定》規定的11 類服務當中不包括加工行為。 過境交付、境外消費等四種類型的服務均要求「不存在物資、人員的直接流動」。因而，定牌加工行為明顯不符合上述規定，因而不屬於公認的國際服務提供行為的範疇。 （三）小結 本文認為司法實踐應當根據加工承攬合同內容及其他相關證據，結合定牌加工的過程和性質，區分定做人和承攬人在具體侵權行為中的作用及其認知能力和認知情況，做出具體判斷，而不是把承攬人的責任不加區分的免除。 除非承攬人的認識能力和認識情況存在特別的情形，否則應當按照《侵權責任法》第九條之規定，由定做人和承攬人對侵權行為承擔連帶責任。如果由於定做人的原因，造成合同的履行侵犯第三方知識產權，或者因侵犯第三方知識產權造成合同無法履行，則違約方應當承擔合同責任。 （二）商標侵權與混淆的關係 認為定牌加工不構成商標侵權的另一個主要理由是，定牌加工產品全部出口，未在中國市場實際銷售，中國國內的消費者不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的可能。而此種認定方面的前提條件是認為「混淆」是商標侵權認定的必要條件。本文認為這種理解有失偏頗。 《商標法》五十二條規定，有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權： （一）未經商標註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似的商標的；（二）銷售侵犯註冊商標專用權的商品的等。上述規定顯然沒有將混淆誤認作為侵權行為的構成要件。雖然，一些專家對於本條有所詬病，認為其沒有把握商標侵權行為的本質，有違法律的應有之義。本文認為，中國是成文法國家，法律的理解和適用應當按照法律內容進行。即使法律中確實存在規定不當，也應當通過修法工作對有關內容進行修改，而非忽視或者背離法律進行解釋和適用。 《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《商標解釋》）第九條第二款規定，易使相關公眾對商品來源產生誤認屬於判定商標近似的標準之一。第一，《商標解釋》規定，混淆僅是商標近似的判定要件，而非相同商標的判定要件。第二，在近似商標的侵權判定方面也存在「來源產生誤認」或者「有特定的聯繫」兩種情況。而有特定聯繫即為是消費者誤認為兩者有關聯關係，而不屬於產源混淆的範疇。第三，《商標解釋》僅將混淆原則作為判定商標近似的要件，而非侵權行為的構成要件。商標侵權判定中，可能存在不構成混淆，但構成侵權的情況。 這種認識並非中國獨創。歐共體一號指令的第十條規定的保護商標基本條件中，認為在商標與標記相同及商品或服務相同時，該保護是絕對的。只有在商標與標記相似時，才必須結合混淆的可能性來解釋相似的概念。此外，雖然有學者認為TRIPs 第十六條規定的「當對於相同的商品或服務使用相同標記或符號的情況下，應推定存在被混淆的可能性」中對於相同商標依然有混淆原則的影子。但實際上，TRIPs 對於此類相同商標的混淆並沒有提供可以推翻的說明 [5]。也就是說，在相同商標的條件下，構成侵權應當是不言而喻的。進一步說，這種不言而喻的結論也是中國行政法乃至刑法對於假冒註冊商標行為進行規制的理論基礎之一。中國《刑法》第二百一十三條規定，未經註冊商標所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同的商標，情節嚴重的，構成該罪。舉重以明輕，如果有關行為已經滿足刑法構成要件而構成犯罪的條件下，相關生假冒商品的生產行為卻因商品沒有最終在中國市場銷售給中國消費者而不構成民事侵權行為，這樣的說法顯然無法成立。事實上，大多數刑事案件當中，假冒商品在生產階段尚未銷售就被公安機關查獲的情況極為普遍，那麼相關商品顯然沒有被銷售到市場而造成混淆。如果此時的生產行為不構成侵權，那麼《刑法》二百一十條無異於形同虛設。從《商標法》對馳名商標等特殊商標保護看，混淆不是侵權構成要件。如在馳名商標的保護制度方面，對於註冊馳名商標的保護並不以構成混淆為要件。根據《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（下稱「《馳名解釋》」）第九條第二款規定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬於《商標法》第十三條第二款規定的「誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害」。此處規定的有「相當程度的聯繫」顯然不屬於「混淆原則」的範疇。最高院在針對該解釋的答記者問中特別指出，「誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害」，不應簡單地從一般商標侵權的市場混淆意義上進行理解，通常都涉及因誤導相關公眾而減弱馳名商標的顯著性或者貶損其聲譽。因此，中國法律對註冊馳名商標適用的是針對反淡化、反污損的「聯繫原則」，而非「混淆原則」。由於《商標解釋》第一條之（二）將馳名商標的侵犯作為商標侵權行為的一種進行規定，因此對馳名商標侵權的規定也屬於商標侵權的一種具體方式，馳名保護中對混淆原則的拒絕是商標權保護中對其不適用的一個部分。 本文認為混淆原則並非商標侵權行為的構成要件。因此，以定牌加工產品因不流入市場、未造成混淆為由，否定侵權行為的成立從法理上缺乏依據。我們認為雖然定牌加工問題具有特殊性，但是在現有法律未對其進行例外規定的條件下，對其不能法外開恩。 另外，根據前述分析，混淆原則是判斷商標近似的重要理論。但是，應該慎重將混淆理論的適用擴張到侵權判定的其他方面。否則，其可能成為任意裁判的借口，最終與法律的應有之意背道而馳。
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