美國商標申請

美國商標申請的確權原則

申請在先：只要你先在那個國家申請了商標，那麼你就優先拿到了這個商標在對應國家的使用權，比如日本和法國。

使用在先：即使先使用者從未在該國家註冊其商標或後使用者先註冊了相同或近似的商標，先實際使用某—商標者有優於後使用商標者的權利。如果你註冊了一個商標，但是有另一家公司可以提供先於你在該國家相同的產品類目使用了該商標，那還是會把商標權判回給先使用的公司或者個人。

商標形式

商標形式有文字商標、圖形/設計商標、聲音商標、氣味商標和三維立體商標。其中，最常用的是文字商標和圖形商標。美國一次申請只能申請其中一種，而文字商標使用的概率較高，所以我建議可以先申請文字商標，通過了再申請圖形商標。

美國商標註冊分為主簿和副簿

依據美國《蘭哈姆法典》，生產者或銷售者的商品商標或服務商標指定的商品或服務，能夠起到辨別商品/服務的生產者和銷售者，並將生產者或銷售者的商品/服務與其他人所銷售的商品/服務相區分，有資格申請主簿商標。

商標不具有《拉哈姆法典》規定的以上功能，而是僅僅具有「區分申請人的商品或服務」的功能，可以申請副簿註冊。

在副簿註冊的商標，如果通過連續五年使用證明它完全具備註冊商標條件，則有可能上升到主簿中去。

副簿商標依然具備以下的功能。

1.商標同樣可以標註冊標記「R」;能有效阻止他人在相關商品/服務上使用相同或者相似的商標。

2.部分國家商標法規定，欲註冊商標必須獲得申請人原屬國註冊或第三國註冊後才能在該國獲得保護。如果申請人想在這些國家獲得商標保護，可以基於美國的副簿註冊。

3.適用聯邦法院訴訟，即在副簿註冊商標的註冊人有就商標侵權向聯邦法院起訴的權利。

美國商標審查分為絕對理由和相對理由審查

1. 拒絕註冊的絕對理由

(1)含有下列因素不得註冊：不道德、具有欺騙性、令人反感的;貶損、虛假暗示某種關係(人、機構、信仰、國家標誌)或導致不光彩或不名譽;地理欺騙性誤導描述(僅針對酒)。

(2)含有以下因素不得註冊：美國聯邦、州、自治市、外國的國旗/國徽或其他標識;未經允許使用某個在世的個人或已故美國總統的名字、肖像、簽名。

(3)可能存在混淆、錯誤、欺騙性，拒絕註冊。

(4)含有下列情況不得註冊：僅僅具有描述性;僅僅具有地理指定性(但指定的這個地方確實是這些商品的原產地則可註冊);僅僅是一個姓氏;整體具有功能性。

假如你申請的商標是一個沒有顯著性和地理指定性，且連續使用5年並為消費者熟知的，儘管有些方面違反了上面的絕對理由，也可以申請通過。比如有個商標是美國的一個姓氏，但是可以提供證明你這個商標已經在美國使用了5年以上，而且有一定的客戶群體熟知，那還是可以申請得過。

2. 相對理由審查

在相同或類似商品上會進行在先相同或近似商標審查，如果存在相同類目上面有相同商標或者相似商標，則進行駁回。簡單來說，就是你申請的商標之前已經在相同類目有其他個人或者團體申請過了。

美國商標申請基礎

美國商標的申請基礎主要有：意向使用、實際使用和國際註冊。

1. 基於意向使用申請，即你在申請的時候還未使用該商標，必須在公告核准後6個月內提交使用證據和使用宣誓。可以延期5次，也就是3年內必須提交使用證據，延期需要付費。

2. 基於實際使用的申請，須在申請時一併提交使用證據和使用日期。

3. 基於國際註冊的申請，僅需提供相同商標在相同商品或服務上的國外註冊副本，無需在註冊之前提交使用證據，但是註冊之後跟每次續展還是需要提交使用證據。

在美國獲得商標註冊需要經歷幾個階段，花費幾個月甚至幾年時間，取決於申請過程中涉及的不同因素和審查員提出的問題。

以下將對申請過程中的各種階段作重點介紹，包括1. 申請前的考慮因素;2. 新申請遞交;3. 審查;4. 公告及異議;5. 允許註冊(如有);6. 註冊。

1. 申請前的考慮因素

在美國申請商標前需考慮的因素主要是註冊的地域範圍以及商標的可註冊性。

美國商標的地域範圍

商標保護是有地域性的，即其權利受保護的地理範圍僅限於申請及註冊的國家或地區。在美國，聯邦註冊只在美國範圍內有效，即美國50個州、哥倫比亞特區、關島、波多黎各、美屬薩摩亞以及美國維爾京群島，在其他國家沒有效力。所以，如果申請人想在其他國家保護自己的商標，則需按這些國家的規定申請商標。

商標可註冊性判斷及商標查詢

商標是用來標示產品來源的，所以應與其他商標區別開來，避免消費者混淆其註冊商品及/或服務。要判斷一個即將申請的商標是否可註冊或使用，最好藉助相關資料庫作查詢，找到可能與預申請的商標構成衝突的註冊或未註冊的商標。查詢報告對客戶來說是很好的參考，幫助客戶選擇合適的商標並制訂申請策略。查詢也可依據客戶的實際需求和預算來量身訂做。

如要做商標查詢，我們需要知道這些信息：(1)商標名;(2)實際使用的產品及服務(不僅僅是商品類別號);(3)申請人名稱。Ladas & Parry提供幾種不同類型的商標查詢服務，包括：

快速查詢：簡要匯總聯邦資料庫查詢結果，排查已註冊和正在申請的幾乎完全一樣的商標。

初步查詢：基於聯邦資料庫查詢結果提供詳細意見，排查已註冊和正在申請的非常近似的商標。

綜合查詢：基於專業資料庫的查詢結果提供詳細意見，排查聯邦及各州的商標以及未註冊但在用的商標。

Ladas同樣提供對多個預申請商標作對比性可註冊性分析、查詢相似的設計和圖形元素等服務。在其他國家或地區的查詢服務也可以提供。

2. 遞交新申請

遞交美國商標申請時，我們需要如下信息：

(1) 申請人信息：

申請人名稱

地址

企業類型

申請人的國籍或對申請人有管轄權的地區

(2)產品及/或服務的描述

(3)商標基本信息：

字體無變形的文字商標，僅提供文字即可，不需任何格式或修飾。

字體有變形或有圖形元素的商標，需要提供高解析度的商標圖樣，並附上對圖樣的描述，如果有顏色，還要說明顏色在圖樣中的位置。

對於非拉丁語或非英語文字，需要商標本身或商標組合文字的翻譯或音譯。

(4)申請基礎(以下任選其一)：

在美國範圍內的實際使用

在美國有善意的使用意願

申請人在本國已註冊商標，在美國提出相應註冊

申請人在本國已申請商標，在美國要求本國優先權提出相應註冊(巴黎公約途徑)

除上述幾種美國申請的基礎，馬德里成員國的外國申請人還可申請國際註冊，以本國申請為基礎延伸至美國。不過本文不討論這類申請。

(5)如果申請基礎是實際使用：

申請人需提供「樣本」或示例，用以展示商標在每個申請類別上是如何使用的。樣本需體現消費者在市場實際看到的商標樣式。

還需告知每個申請類別中的商品或服務在美國第一次商用的日期。

(6)簽字聲明，也可後續提供。

3. 審查過程(程序)

新申請遞交後大約3-5個月時，商標局會給商標分配審查員。審查員的駁回理由可能是小的形式問題、不適合作為商標使用、或與在先的註冊(或申請中)的商標有衝突等。駁回通常以「審查意見」的形式發出，但也有可能是以非正式的電話或email形式發出。審查意見發文後6個月內，申請人需對意見進行答覆，該期限不可延期。

審查意見的答覆可能會產生新的問題，導致後續審查意見發出。如果沒有新問題產生且審查員對申請人的答覆認可，則商標會進入公告階段。但是，如果審查員維持自己的駁回意見，則會下發「最終」審查意見。申請人依然有機會在6個月時間遞交答覆，設法說服審查員。

「最終」審查意見下發後的6個月期限同樣適用於向商標審理與上訴委員會(TTAB)提起複審。如果未提複審，且申請人的答覆依然不能說服審查員，則該商標申請被視為放棄。及時提交複審會在TTAB開啟另一個程序，本文不予討論。

審查程序持續的時間取決於每個商標面臨的實際問題，但一般是3個月到2年。如果審查被暫停，則需更久時間。審查暫停可能有幾個原因，包括引證的第三方相似申請還在審查過程中或引證商標在國外的基礎註冊待遞交等。

不過，由於審查員在審查過程中的任一時間可能會提出新的意見，審查持續時間很難準確預估。

4. 公告和異議

除在補充註冊系統的申請外，商標申請在經歷過審查階段後就會在商標官方公報上公告，以便他人提出異議。第三方可在商標公告後30天內提出異議，也可在此期間提出延期異議請求。在某些情況下潛在異議人甚至可將異議期延長150天，不過要給出足夠的理由或得到申請人的同意。

5. 允許註冊

*本節僅針對「意向使用」申請。*

新申請如果是部分或全部基於「意向使用」且無第三方在公告期間提出異議，USPTO將會下發准予註冊通知。申請人在通知發文日後6個月內需開始使用商標並提交簽字聲明，即所謂的「使用聲明」，否則需請求延期。

使用聲明用以證明申請人實際使用商標，可被USPTO接受的使用證據(每一個類別需遞交一個使用樣本)應與使用聲明同時遞交，首次開始使用商標的日期也要提供。延期請求可將使用證據的提交期限延長6個月，最多可延5次，延至准予註冊發文日起3年。未及時提交延期或3年內仍未使用商標會導致商標視撤。

6. 註冊

主註冊系統的商標申請如果是基於已有的實際使用或外國註冊，或為國際註冊的延伸指定，且公告期間無第三方異議，USPTO將會下發商標註冊證。註冊證通常約在申請日起1-3年下發。對於「意向使用」的申請，註冊證將會在使用證據提交並被USPTO接受後下發。補充註冊系統的申請在單方審查完成後就獲得註冊，因為這類申請不需走異議公告程序。

商標權利人的職責

收到註冊證後，權利人要通過合適的監控及行權來維持商標的效力及權利範圍。USPTO會儘力保證在後的相同或相似商標申請不被註冊在相關的產品或服務上。

但是，囿於審查程序本身的有限性，申請人需要自行監控並對第三方的近似商標提出異議。如發現他人的相似商標如未經授權用在與自己的產品相似或相關的產品或服務上時，申請人要採取適當行動阻止該行為。如權利人自己不作為，可能會導致喪失後續維護其專有權的能力。

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