第11595606號「三珍匯」商標無效宣告案案例評析

本文作者：魯飛

【案情概要】

裁定案號：商評字[2016]第0000085727號

爭議商標：註冊號為11595606號，於2012年10月12日向商標局提出商標註冊申請，2014年3月14日獲准註冊，申請註冊服務為國際分類第35類「廣告；廣告策劃；會計；人事管理諮詢；商業企業遷移；商業信息代理；替他人採購(替其他企業購買商品或服務)；替他人推銷；文字處理；自動售貨機出租」。

申請人嘉興三珍齋食品有限公司於2015年12月14日對爭議商標提出無效宣告請求。申請人的主要理由：一、申請人是創始於清道光年間，迄今已有160年歷史的中華老字號食品；二、申請人「三珍齋」商標為馳名商標，爭議商標構成對他人馳名商標的複製、摹仿；三、被申請人具有惡意，其行為違反誠實信用原則，易使消費者對商品來源產生誤認，從而產生不良影響。綜上，依據《商標法》第七條、第十條第一款第（七）項、第十條第一款第（八）項、第十三條第三款、第三十二條、第四十四條、第四十五條第一款、《民法通則》第四條、《反不正當競爭法》第二條等相關規定，請求對爭議商標予以無效宣告。

被申請人在規定期限內未予答辯。

【評審結論】

商標評審委員會經審理查明，申請人「三珍齋」商標曾於 2012 年 4 月在商標異議案件中被國家工商行政管理總局商標局認定為醬雞、醬鴨、肉商品上的馳名商標。

商標評審委員會認為，本案中，爭議商標獲准註冊日期早於2014 年5月1日，根據法不溯及既往的原則，本案的實體問題應適用修改前的《商標法》,相關程序問題適用修改後的《商標法》。

申請人「三珍齋」商標雖曾被商標局認定為馳名商標，但馳名認定遵循個案原則，該項事實雖可成為「三珍齋」商標作為馳名商標受保護的記錄予以考慮，但僅此不能當然成為其在本案馳名的依據。另爭議商標指定使用的廣告等服務與申請人主張馳名的「三珍齋」商標指定使用的醬雞、醬鴨、肉商品有一定差異，雙方商標亦有顯著區別部分，爭議商標註冊使用不易誤導公眾，使申請人利益受到損害。因此，爭議商標的申請註冊並未構成修改前《商標法》第十三條第二款所指之情形。

本案爭議商標本身並沒有對我國社會公共利益和公共秩序產生消極的、負面的影響，不屬於修改前《商標法》第十條第一款第（八）項所指情形。申請人稱爭議商標是以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的主張證據不足，不予支持。申請人雖援引修改前《商標法》第三十一條的規定請求爭議商標予以無效宣告，但其未提交具體理由及相關證據予以證明該項主張，故不予支持。

綜上，依照《中華人民共和國商標法》第四十四條第三款、第四十五條第二款和第四十六條的規定，商標評審委員會做出維持爭議商標的裁定。

【作者觀點】

所謂馳名商標，是指在中國為相關公眾所熟知的商標。其中「相關公眾」 既包括商標所標識的商品的生產者或者服務的提供者，又包括商標所標識的商品/服務的消費者，以及在經銷渠道中所涉及的經營者和相關人員等。相比於普通商標，馳名商標在相關公眾中，具有更高的知名度和更強的顯著性，所積累的商譽使其獲得更大的經濟價值，因而更易成為抄襲、模仿的對象。所以《商標法》第十三條和第四十五條給予了馳名商標特別的保護。

本文結合前引案例中商標評審委員會關於「三珍齋」商標馳名與否的裁定理由，圍繞馳名商標的認定原則和已註冊馳名商標的跨類保護問題，分析如下：

一、馳名商標的認定原則

我國《商標法》第十四條規定：「馳名商標應當根據當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。」該條明確了認定馳名商標應當遵循的三項原則，即個案認定原則、依申請認定原則和按需認定原則。

（一）個案認定原則

馳名商標個案認定原則意味著，對商標是否馳名的事實判斷只會發生在具體案件的處理過程中，有關機關不會就馳名商標授予特別榮譽，也不會脫離案件本身而單獨對馳名商標做出判斷結論。其一，當事人必須在具體的商標案件中，認為系爭商標對已為相關公眾熟知的商標構成了複製、模仿、翻譯，並且容易導致混淆或者誤導公眾，致使該馳名商標持有人的利益可能受到損害時，才可以提出馳名商標認定的主張。其二，在需要認定馳名商標的案件中，馳名商標的認定結果只對該特定案件有效。曾經認定馳名商標的裁決效力並不必然延及後續案件，僅可在其後案件中作為馳名商標保護記錄的一種考量因素。

（二）依申請認定原則

依申請認定原則又稱為被動保護原則，指馳名商標的認定程序要依當事人的申請才能啟動。根據國家工商行政管理總局2014年發布的《馳名商標認定和保護規定》第四條：「馳名商標認定遵循個案認定、被動保護的原則。」商標局、商標評審委員會或者法院在當事人未予主張馳名商標保護的情況下，不得對商標是否構成馳名進行主動認定。

（三）按需認定原則

按需認定原則是指有關機關對於商標是否馳名的認定以處理案件的「需要」或者「必要」為前提，如果系爭商標與主張馳名保護的商標區別較大，或者在指定使用的商品/服務上差異較大，二者共存不會造成混淆或者對公眾的誤導，進而致使商標權利人的利益可能受損的，則商標局、商標評審委員會或者法院無須就商標馳名與否進行認定。

《馳名商標認定和保護規定》第三條就是按需認定原則的體現，

根據該條規定，商標局、商標評審委員會根據當事人請求和審查、處理案件的需要，負責在商標註冊審查、商標爭議處理和工商行政管理部門查處商標違法案件過程中認定和保護馳名商標。

《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第二條也規定，當事人在民事糾紛案件中以商標馳名作為事實根據，人民法院根據案件具體情況，認為確有必要的，才對所涉商標是否馳名作出認定。

綜上所述，在本案中，商標評審委員會認為，申請人的「三珍齋」商標雖曾被國家工商行政管理總局商標局認定為馳名商標，但根據個案認定原則，該項事實並不當然在本案認定中成為馳名的依據，只能起到該商標曾受馳名商標保護的參考作用。此外，爭議商標與申請人主張馳名的「三珍齋」商標在指定使用的商品/服務類別上存在一定差異，雙方商標亦有顯著區別部分，爭議商標註冊使用不易誤導公眾，不會使申請人利益受到損害，因而本案裁決也無須對「三珍齋」商標是否構成馳名的事實予以認定。

二、馳名商標的跨類保護

我國現行《商標法》第十三條第三款（2001 版《商標法》第十三條第二款）規定：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用。」 這是對馳名商標進行跨類保護的主要法律依據。

給予馳名商標跨類保護應具備以下條件：

（一） 爭議商標需對他人在中國已為相關公眾熟知並享有極高聲譽的商標進行複製、摹仿或者翻譯《商標審查及審理標準》規定，複製是指系爭商標與他人馳名商標相同。摹仿是指系爭商標抄襲他人馳名商標，沿襲他人馳名商標的顯著部分或者顯著特徵。馳名商標的顯著部分或者顯著特徵是指馳名商標賴以起主要識別作用的部分或者特徵，包括特定的文字或者其組合方式及字體表現形式、特定圖形構成方式及表現形式、特定的顏色組合等。翻譯是指系爭商標將他人馳名商標以不同的語言文字予以表達，且該語言文字已與他人馳名商標建立對應關係，並為相關公眾廣為知曉或者習慣使用。

（二） 他人商標在爭議商標申請註冊日前已經馳名且已經在中國註冊

（三） 爭議商標與他人馳名商標所使用的商品/服務不相同或者不相類似。如果在同一種或者類似商品/服務上複製、摹仿或者翻譯他人在先註冊的馳名商標，侵犯註冊商標專用權的，可以適用《商標法》關於註冊商標的一般性規定。構成惡意註冊的，也可以適用《商標法》第四十五條關於馳名商標所有人請求宣告無效不受期限約束的規定。但是這種情形並不符合《商標法》第十三條第三款（2001 版《商標法》第十三條第二款）所指之跨類要件，因此不能適用該條款規定。

（四） 爭議商標的註冊或者使用，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害。在不相同或者不相類似的商品/服務上擴大對已註冊馳名商標的保護範圍，應當以爭議商標的註冊或者使用容易誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害為前提。該項是馳名商標跨類保護的實質要件。

根據《商標審查及審理標準》規定，「誤導」包括以下情形：1. 足以使相關公眾認為系爭商標與他人馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性；2.系爭商標的註冊使用可能貶損馳名商標的市場聲譽；3.系爭商標的註冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽的。

司法判定標準與此基本一致。根據《最高人民法院關於審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第九條第二款規定，足以使相關公眾認為被訴商標與馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性、貶損馳名商標的市場聲譽，或者不正當利用馳名商標的市場聲譽的，屬於商標法第十三條第二款（註：現行《商標法》第十三條第三款）規定的「誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害」。

對「誤導」的判定不以實際發生誤導為要件，只須判定有無誤導的可能性即可。誤導可能性的判定，應當綜合考慮下列各項因素：1. 系爭商標與他人馳名商標的近似程度；2.他人馳名商標的獨創性；3. 他人馳名商標的知名程度；4.系爭商標與他人馳名商標各自使用的商品/服務的關聯程度；5.其他可能導致誤導的因素。

結合本案，筆者查閱了「三珍齋」商標註冊的官方檔案，檢索到核定在醬雞、醬鴨、肉商品上的在冊商標（註冊號：1682655號）與爭議商標的前兩個漢字相同，二者在文字構成上的區別在於爭議商標的尾字為「匯」，而申請人商標的尾字為「齋」。雖然二者在文字構成上僅有一字之差，但是字體和文字排列方式均存在顯著區別。爭議商標的「三珍匯」三字按照橫向一字結構排列，而申請人商標的「三」 字位於上方，「珍齋」二字橫向位列其下，三字呈三角狀結構，並由微弧形的三角邊框包圍。

另外爭議商標註冊在第35類服務上，核定使用的服務包括廣告、廣告策劃、會計、人事管理諮詢、商業企業遷移、商業信息代理、替他人採購(替其他企業購買商品或服務)、替他人推銷、文字處理、自動售貨機出租，與申請人主張馳名的「三珍齋」商標指定使用的醬雞、醬鴨、肉商品關聯度較弱。據此，商標評審委員會認為，「爭議商標註冊使用不易誤導公眾，使申請人利益受到損害」「爭議商標的申請註冊情形並未構成修改前《商標法》第十三條第二款所指之情形」。

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