基於實際代理經驗淺談《專利法》第二十六條第三款的理解-26.3中關於公開不充分

自2015年下半年至今，幾乎每周都能遇到關於26.3中關於「公開不充分」的審查意見或駁回意見。

為了解決面臨眾多的「26.3」情況，需要從基礎概念出發：

中華人民共和國《專利法》第二十六條第三款規定：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所述技術領域的技術人員能夠實現為準。這是對發明和實用新型專利說明書最為重要的要求。《專利審查指南2010》對上述要求做了詳細和全面的詮釋。

針對「公開不充分」的情況絕大數都聚焦在對「所屬領域的技術人員」的標準把握不同。

何為「所屬領域的技術人員」？官方解釋如下：

一種假設的人，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，並且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力，但他不具有創造能力。如果所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員在其它技術領域尋找技術手段，他也具有從其他技術領域獲知該申請日或者優先權日之前的相關現有技術、普通技術知識和常規實驗手段的能力。

由於此人是虛構的、假設的，如何準確把握此人的真實水平，成為了審查員與代理人以及申請人之間爭論的焦點。

正如：

對於本領域的專家來說：或許只要看看附圖，不需要作什麼文字說明，就能夠理解該發明或者實用新型並予以實施；

對於外行人來說：就算補充大量的基礎知識，也無法能理解發明或者實用新型的內容並予以實施；

由於，目前接觸到的審查員存在一定比例的「學院派」、「理論派」。

上述「學院派」、「理論派」一般都是剛剛畢業的碩士研究生，沒有實際研發工作經驗，直接從事了審查員的工作，他們對申請案件的理解非常有限，也不願意花時間去交流溝通，特別是在近年來案件數量增加的情況下，利用「26.3」的主觀判斷駁回大量的健康專利。

針對上述情況，我們一般都會提交複審，進一步爭取授權。

以下提供2個典型的案例供大家參考：

一、發明名稱為「陣列針式滾筒印表機設計原理」的02116969.1號發明專利申請

中國知識產權報/2009年/8月/19日/第008版 張婭

通知書指出說明書不符合專利法第二十六條第三款的規定，具體體現在:

(1)列印針無法實現「解析度理論上無上限」；

(2)列印針與油墨直接接觸，油墨容易固化造成列印針的伸縮受阻，列印圖案不清楚或得不到圖案；

(3)換圖案時需要更換或清洗膠印滾筒，增加了成本和日常維護工作。

隨後，申請人向專利複審委員會提出複審請求，最終授權：

第一項缺陷是:列印針頂端直徑不可能無限小，因此無法實現「解析度理論上無上限」的目的。對此合議組認為，本領域技術人員通過閱讀說明書可知，「解析度理論上無上限」表述的是一種理想狀態，對應的列印針頂端直徑「無限小」也是一種理論值。說明書想要說明的是列印針頂端直徑越小解析度就越高這一客觀規律。本領域技術人員在這一客觀規律的指導下會根據使用需要選擇合適的直徑值，因此這樣的表述不影響本領域技術人員對具體方案的理解和實施。

第二、三項缺陷是:列印針與油墨直接接觸，油墨易固化，造成列印針伸縮受阻，並且換圖案時需要更換或清洗膠印滾筒，從而導致印表機出現列印質量差、成本增加、難以維護等問題。對此合議組認為，專利法第十二六條第三款對說明書清楚、完整的要求是針對為解決所要解決的技術問題而提出的技術方案的，油墨固化和清除的問題並不是本申請要解決的技術問題。本申請目的在於提供一種與現有印表機原理不同的印表機，即將膠印與針式列印技術相結合的新印表機。也許這種技術方案還存在缺陷，但不可否認的是本領域技術人員根據說明書記載的內容已完全能夠再現本申請的技術方案，實現本申請的發明目的。

二、發明名稱為「防結垢加熱器」的01101427.X號發明專利申請

由兩個實際案例淺談對《專利法》第二十六條第三款的理解與把握 王新力 趙艷

權利要求書：

1、一種加熱器防結垢裝置，其特徵在於加熱器的金屬外殼上塗有一層高強度的絕緣塗層，並讓其感應出帶正電荷的離子，使其呈酸性。

2、根據權利要求1所述的裝置，其特徵在於電荷由直流電源提供。

3、根據權利要求1所述的裝置，其特徵在於金屬外殼、導線、直流電源、水中電極、水、絕緣塗層構成一個電源給電容充電的電路，使絕緣塗層周圍的水顯酸性。

4、根據權利要求1所述的加熱器金屬外殼、水及加熱原件是絕緣的。

審查員在一通中指出：

（1）本申請的說明書雖然給出了具體技術方案及實施例，但是沒有提供實驗數據，而本申請的技術方案必須依賴實驗結果加以證實才能成立，屬於審查指南第二部分第二章第2.1.3節第二段規定的第（5）種情形；

（2）說明書中敘述的「導線6連接水中電極7」表明電極7應置於水中，但說明書附圖1中電極卻在加熱器外殼3之外，屬於審查指南第二部分第二章第2.1.3節第二段規定的第（2）種情形（即：說明書中給出了技術手段，但對所屬技術領域的技術人員來說，該手段是含糊不清的，根據說明書記載的內容無法具體實施）；

基於以上兩點，審查員認為本申請的說明書未對技術方案做出清楚完整的說明。不符合《專利法》第二十六條第三款的規定。

此案，最終因為上述原因駁回。

申請人對駁回決定不服，提出複審，認為所屬領域技術人員應當知曉靜電感應原理，能夠理解並實現本申請的技術方案，因而本申請符合《專利法》第二十六條第三款的規定。

前置審查中，審查員仍然堅持原駁回決定。

複審合議審理之後，做出如下複審決定：

（1）如請求人所述，靜電感應原理是本領域技術人員公知的基礎原理，請求人在此基礎上設計出本申請的技術方案，同時也給出了具體的實施例加以支持，本領域技術人員根據該基礎原理，依照說明書記載的內容，不需要創造性勞動，就能夠實現本申請的技術方案，在此過程中不需要依賴任何實驗結果。

（2）本申請說明書附圖中電極7位於加熱器的外殼3之外，但這並不與電極7應置於水中這一點相矛盾，該附圖僅是對加熱器結構的一個示意圖，即使其並沒有完整的表示整體的技術方案，根據說明書公開的內容，本領域技術人員也可以實現將電極7置於水中的方案，並不會導致本申請要求保護的技術方案模糊不清。

此案最終授權。

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