【代理】就專利奇案說撰寫「絕對」大忌——兼解優先權的成立

註：2018年2月首發於公司公眾號「吹IP」。補充修定後重發。

所謂「絕對」大忌，指在發明（和實用新型）專利撰寫中對技術方案採用了絕對化、邏輯周延的描述，這是專利撰寫的大忌。絕對化、邏輯周延的描述可能損害專利權利要求的有效保護範圍。尤其當存在優先權基礎申請且在後申請進行了修改時，還可能導致優先權不能成立。另外，筆者認為優先權成立的根本並不止於優先權文件從整體看來已經明確地寫明了有關技術方案所包含的全體技術特徵，更在於其所支持和解釋的技術方案實質相一致。

有一個特別案例造就了一系列複雜狀況，形成了在後申請技術方案的優先權不能成立，而優先權申請又能夠破壞在後申請技術方案的新穎性：申請人主張在先申請的優先權提交PCT申請時，錯誤地使用了老版本的申請文件，造成PCT申請文件與其優先權申請相比，缺失了一些實施例和技術細節。申請人比較擔心權利要求的支持問題。而筆者的憂慮在於優先權能否成立，儘管優先權基礎申請的內容更豐富，PCT申請文件的技術內容只少而不多，儘管PCT國際檢索單位對優先權成立不存異議。對於本案，優先權能否成立是個要命的問題：因為在先優先權申請在PCT申請日之前公開了，構成了PX類對比文件。

問題關乎技術方案中參數A的取值。在優先權申請和PCT申請中，關於A的取值和描述如下：

從表象上看，對於PCT申請的三項權利要求，優先權均應成立，理由是其技術方案所涉及的技術特徵均明確包含在在先申請中，沒有遺漏。然而，該結論經不起推敲。

筆者認為，兩件申請可以重新總結如下：

整個問題的關鍵就在於「A須小於40」這幾個字。關鍵中的關鍵就是「須」字。「須」是必須，是一個絕對化的概念，是邏輯周延的，指沒有例外，所有、全部情況均如此。「A須小於40」，指所有情況下，A都不可以大於40。「A須小於40」只要出現一次，其毀滅性就足夠了。當然，如果「A須小於40」僅只出現在一個實施例中，而且有可能爭辯其僅只適用於有限的幾個實施例，而不應適用於本發明全部技術方案和實施例時，只可以說還有爭取的希望，實際上離死可能已經不遠了。還是不要讓自己這麼被動為好。

而在本案的在先申請中，「A須小於40」多次出現在對本發明技術方案的描述當中，而且配有技術原理角度的說明，指出了A小於40對於取得本發明的有益效果而言是必須的。這就真沒有好說的了，好比給死人又補了一槍。

如果對於優先權能否成立仍然存疑，我們不妨以權利要求1為例進行推演。當權利要求1的優先權成立，該PCT申請進國家階段後其獲得授權，保護範圍是什麼樣的呢？如果有一件產品，其參數A取值為42，它明確落入了權利要求1的保護範圍。

如果字面一致的優先權申請的權利要求1獲得授權，同樣面對A取值為42的產品時，對不起，產品並未落入權利要求1的保護範圍。儘管優先權申請中的權利要求1在字面上並不包括A小於40，但基於說明書對權利要求的解釋效力，A大於40的情形應當明確被排除在保護範圍之外。實際上，「A小於40」是優先權申請所有的權利要求中暗含的有限制作用的必要技術特徵。

相對於各自的說明書進行解釋，兩個字面相同的權利要求1的保護範圍不相同，PCT申請多出了A大於40的這一部分。準確而言，A大於40的這一部分保護範圍不能獲得優先權支持，因此權利要求1不能獲得優先權支持。參照審查指南與優先權相關的部分，我們也可以這樣近似理解：PCT申請方向性地（儘管沒有實際給出參數40）給出了A大於40這一參數區段的實施例，而優先權申請中只給出了15到40這一區段的實施例。從而，A大於40這一參數區段不能獲得優先權支持。

同理，PCT申請的權利要求2不能獲得優先權支持，僅有權利要求3可以獲得優先權支持。很遺憾，PCT申請中沒有包括A等於40的實施例，否則申請人還能夠利用15至40和30至40這兩個參數區段來搭建可以獲得優先權支持的權利要求。

因而，筆者認為，對於一個在後申請中的技術方案，其優先權是否成立，應當按以下四步進行考查：

一． 優先權文件從整體看來已經明確地寫明了該技術方案所包含的全體技術特徵。如果此條件不能滿足，優先權不能成立；此條件滿足時，轉入下一步。

二． 以在後申請文件為基礎，就其對技術方案構成支持的部分對該技術方案所覆蓋的範圍進行解釋。

三． 以優先權文件為基礎，就其對技術方案構成支持的部分對該技術方案所覆蓋的範圍進行解釋。

四． 將第二步和第三步所得到的兩套範圍加以對比，如果兩者實質相同，或者至少後者完全包裹前者時，優先權成立；否則優先權不成立。即，在後申請所支持和解釋的技術方案的覆蓋範圍不應伸出到優先權申請所支持和解釋的覆蓋範圍之外。

所以，優先權成立的根本並不止於優先權文件從整體看來已經明確地寫明了該技術方案所包含的全體技術特徵，更在於其所支持和解釋的技術方案實質相一致。筆者相信這才符合專利審查指南、專利法，乃至巴黎公約的精神和本意。

總結本案狀況，筆者認為PCT申請的權利要求1和2的優先權不能成立，而在先申請中又已經披露出了這兩項權利要求的下位實施例，導致其新穎性亦被破壞。

本案是諸多因素共同作用的結果。在文本管理失誤之外，另一個教訓是優先權申請的在先公開使之構成了PX類對比文件，從而PCT申請中不能獲得優先權支持的權利要求會因為新穎性、創造性缺陷而不能獲得授權。因而，當可能需要對技術方案進行補充、修改時，對於發明申請不應要求提前公開；對於以實用新型為優先權基礎的，應爭取在該實用新型授權公告之前提交後續申請。即使自認為不需要對後續申請進行修改時，為策萬全並留有餘地，也不宜要求發明申請提前公開；對於實用新型，也應在辦理授權公告之前做最後檢查確認。

而本案中最關鍵的技術性問題是申請文件撰寫中所採用的絕對性周延措辭。這是專利申請文件撰寫中的大忌，代理人應當對此類絕對性周延措辭保有最高的警惕。此類措辭完全可以避免。例如，本案中，完全可以將「A須大於15小於40」寫成「優選的，A可以大於15小於40」。對於與之配合的本發明技術效果的說明，也採用相對式、不周延的說明而不絕對化。例如，「對於一些實施例，A在大於15小於40的情形下，更有利於取得某某效果，在某某方面有所改善」。此種方式通常不會有害，不會使對權利要求的解釋喪失應有的彈性，也不會造成PCT申請權利要求1和權利要求2的優先權不能成立的災難性後果。所以，如果沒有特別必要，在專利撰寫中不應採用絕對性周延措辭。

本案看似屬於極端個例，而舉一反三之下，實頗具探討價值。實操中更常見的情形是，作為優先權基礎的在先申請過於簡陋，在後申請有所加強和補充。實際上本案探討所得依然有指導作用。對在後申請進行加強和補充時，我們期望原有內容可以享有優先權。但如果在後申請的補充內容中存在絕對性周延措辭，可能對在後申請中包括原有技術方案在內的所有技術方案帶來額外限定和實質性改變，從而使所有內容變成新內容而使優先權完全不能成立。