貼牌加工與商標侵權案件的判定？

02-20

我國的外貿形式很大一部分是涉外貼牌加工——由此引發的商標侵權案件數不勝數。尤其是貼牌加工委託方構成的侵權判定，似乎已經成為實務難題。參考書目中收錄的此類案件少之又少。我國的商標法對註冊商標有過分保護之嫌（排除「混淆可能性」的構成要件？），但在實踐中作為能提供大量就業崗位與增加地方財政收入的委託方，受到政策的保護，使弱小的境內商標專用權人（商標、產品類型均與貼牌加工委託方相似）的維權無從談起。與唯冠訴蘋果的案件不同，許多貼牌加工的商品只在境外銷售，但在境內生產的行為可能使其商標在境內隨處可見。這種情況下，貼牌加工委託方是否構成侵權？法院在判定此類案件時有什麼具體依據？
PS：委託方未取得商標使用權
附：「對於涉外貼牌加工行為的認定大多法院都作出了肯定侵權的裁判，但在司法實踐中，也存在不同的探索。較為典型的是上海申達音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司侵犯商標專用權糾紛案，一審認為由於涉案產品全部出口，未在中國市場實際銷售，中國國內的消費者不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的可能，判定不構成商標；二審認為涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義，並不在國內市場發揮識別商品來源的功能，判定維持原判。」——摘自中國法院網《涉外貼牌加工中的商標侵權問題探討》黃燕娟徐華

今年年初曾接受美國一家公司的委託專門對其OEM模式下的商標侵權風險進行研究。當時大概寫了6頁的英文memo，我就不翻譯了。在這裡我主要說一下那個案件的背景情況和我們的結論。另外再列幾個我們參考的當時最新的判決以及判決的主要內容，有興趣的知友可以找到相關的判決書來研讀。

風險提示：我們的結論完全是基於（1）客戶特定的案件背景；（2）當時有效的法律法規；（3）我們當時能找到的最高院和幾個地方高院的最新判例；以及（4）電話諮詢上海海關、深圳海關和青島海關所獲得的答覆（客戶的代工產品通過這幾個海關來出口）。若某位知友需要將此處的結論提供給他人，建議自己再找找有管轄權的法院的最新案例，並電話諮詢有管轄權的海關。

1. 案件的背景情況

（1）中國境外的A公司（「A公司」）未向中國商標局申請註冊覆蓋汽車剎車片的商標B。但中國境內的C公司（「C公司」）在中國申請註冊了商標B；

（2） A公司擬委託中國境內的D公司為其貼牌生產帶有商標B的汽車剎車片（「貼牌剎車片」），並將貼牌剎車片全部出口至包括美國在內的國外市場（「目標市場」）。 該等貼牌剎車片不會在中國市場銷售；

（3）A公司在目標市場對商標B進行了註冊並覆蓋了汽車剎車片；

（4）A公司及D公司並未從C公司處獲得在中國使用商標B的授權。

A公司擔心D公司是否會因其貼牌加工並向中國境外出口帶有商標B的貼牌剎車片而遭遇以下兩方面的風險：

（1）被人民法院判決構成商標侵權（「風險1」）；以及

（2）D公司在出口貼牌剎車片時被認為侵犯C公司的商標權，進而導致擬出口的貼牌剎車片被扣留並最終被沒收（「風險2」）。

2. 結論

（1）風險1。雖然商標法等並未對D公司是否構成商標侵權做出明確規定，但根據目前的司法實踐趨勢，D公司極有可能不會被視為構成商標侵權。

（2）風險2。考慮到在行政相對人對海關作出的行政處罰決定不服時可以向有管轄權的人民法院提起行政訴訟，海關對貼牌加工是否構成侵權通常會參照有管轄權的法院的司法態度。鑒於人民法院傾向於認為D公司不構成商標侵權，所以海關也極有可能認為D公司不構成商標侵權，進而不會沒收擬出口的貼牌剎車片。儘管如此，在海關接到權利人的舉報時，其還是會先暫扣擬出口的貼牌剎車片，待D公司提供相關的證明材料（如代工協議、境外的商標註冊證明等）並進行調查後再做出決定。

3. 參考的判決

（1） 最高院

案件名稱：株式會社良品計畫與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會商標異議複審行政糾紛再審案（案號：(2012)行提字第2號）。

判決結果：「商標的基本功能在於商標的識別性，即區別不同商品或服務的來源，因此商品只有在商品的流通環節才能發揮其功能」。

（2）上海市高院

案件名稱：上海申達音響電子有限公司與玖麗得電子(上海)有限公司侵犯商標專用權糾紛上訴案（案號(2009)滬高民三(知)終字第65號）。

判決結果：「商標的基本功能是區分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權其本質就是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。在本案中，被上訴人玖麗得公司接受案外人美國朱利達公司的委託定牌加工涉案產品，涉案產品全部出口至美國，未在中國境內銷售，中國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆和誤認。另外，在定牌加工關係中，境內加工方在產品上標註商標的行為形式上雖由加工方所實施，但實質上商標真正的使用者仍為境外委託方。本案涉案產品所貼商標只在中國境外具有商品來源的識別意義，並不在國內市場發揮識別商品來源的功能。故一審法院綜合判斷認定被上訴人玖麗得公司的行為不構成商標侵權並無不當。」

（3） 廣東省高院

案件名稱：鱷魚恤有限公司訴台山利富服裝有限公司商標侵權上訴案（案號：(2011)粵高法民三終字第467號）。

判決結果：「商標的基本功能是區分商品或服務來源，侵害商標權的本質就是對商標識別功能的損害，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認……利富公司在本案中的行為屬於涉外定牌加工行為。關於涉外定牌加工行為是否構成侵權的問題，目前我國法律及司法解釋並無明確規定。本院認為，在司法實踐中不宜將涉外定牌加工行為一概認定為侵權或不侵權，而應區別案件的具體情況予以處理……涉案產品並未在中國國內市場實際銷售，涉案產品的被訴侵權商標並未在中國國內市場發揮識別商品來源的功能，中國國內相關公眾不存在對該商品的來源發生混淆和誤認的客觀基礎，鱷魚恤公司的中國市場份額也不會因此被不正當擠占，其註冊商標的商標識別功能並未受到損害。綜上，本院綜合考慮被訴侵權人的主觀意圖、註冊商標與被訴侵權商標使用狀況等相關因素後認為，被訴侵權商標與鱷魚恤公司註冊商標不足以造成相關公眾的混淆、誤認，不構成侵害註冊商標專用權意義上的商標近似。利富公司的涉外定牌加工行為沒有侵害鱷魚恤公司的註冊商標專用權。」

（4）山東省高院

案件名稱：鱷魚恤有限公司、青島瑞田服飾有限公司侵犯商標專用權糾紛一案民事判決書（案號：（2012）魯民三終字第81號）

判決結果：「瑞田公司對外貼牌使用被控侵權吊牌、領標，不是與商品流通相聯繫的商標使用行為，不屬於我國商標法意義上的商標使用……鱷魚恤公司關於瑞田公司侵犯其註冊商標權的主張缺乏法律依據，不能成立。」

謝邀！商標案做的少，以下觀點只供參考。涉外商標要考慮到是否屬於馳名商標。如果不屬於馳名商標且在國內沒有註冊。我國的商標法不予保護。如果是馳名商標，需要提供相關材料予以證明，根據商標法及關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題解釋予以保護。

貼標委託人其實就是所謂的實際侵權人。

至於法院的態度，本人經驗有限無法答覆見諒。

從你描述來看，我不認為「境內商標專用權人」和「貼牌加工委託人」存在矛盾啊？

你是不是描述錯重點了？

題主可以看一下最高院最近關於PRETUL案件的判決，這是最高院第一次在涉外定牌加工問題上表明的立場。對以後的案件會有導向作用

判決圍繞兩個核心問題，一是涉外定牌委託加工中的商標貼附屬於物理性貼附，不屬於商標性質，因此也不存在所謂商標使用問題。

二是商標識別問題是判斷商標侵權問題的大前提，以此確定是否屬於商標使用行為，和是否產生混淆問題的認定。

贊數最多的那位總結的很好。對比他總結的地方判決，你可以看到有些認識和最高院是一致的。

涉外貼牌加工中的商標侵權認定問題，長期以來一直是業界的熱點問題，正反雙方各種理論層出不窮。2015年，最高人民法院在浦江亞環鎖業有限公司與萊斯防盜產品國際有限公司侵犯註冊商標專用權糾紛案（下稱「PRETUL」案）中，明確指出涉外貼牌加工商品未進入國內流通環節，因此所貼附的商標無法在國內起到識別商品來源的作用，貼附商標行為非商標意義上的使用行為，進而不構成商標侵權行為。此後，江蘇省高級人民法院在上海柴油機股份公司與江蘇常佳金峰動力機械公司侵犯註冊商標專用權糾紛案（下稱「東風」案）中，提出了「合理注意義務」和「實質性損害」因素，認為加工方在接受貼牌加工業務時，應對國外委託方在國外是否享有註冊商標專用權進行必要審查義務，特別是審查其獲得商標是否具有正當性，該合理注意義務採取明知或應知標準。對於一般商標，加工方盡到一般審查義務即可；對惡意註冊商標，加工方審查義務則提高，特別是涉嫌惡意在國外搶注馳名商標再進入國內貼牌加工出口，會對國內商標權利人造成實質性損害，加工方仍承攬貼牌加工業務的，屬未盡到合理注意與避讓業務，應承擔商標侵權責任。