索尼侵犯西電捷通標準專利，中國發布首個標準必要專利手機禁售令並判賠3倍許可費達900W（判決+分析）

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2017.3.22日，北京知識產權法院發布1194號民事判決書，就西電捷通公司訴索尼中國公司侵害發明專利權糾紛一案做出判決，索尼被判停止侵權及3倍侵權賠償近900W。在中國，停止侵權行為意味著產品將被禁止銷售，等同於歐美的產品禁售令，由於涉案專利是一件中國標準必要專利，這也是中國法院首例針對標準必要專利(SEPs)發布的產品禁售令。

根據判決書，涉案專利ZL02139508.X（一種無線區域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法）2002年申請，2005年授權，為GB15629.11-2003/XG1-2006《信息技術系統間遠程通信和信息交換區域網和城域網特定要求第11部分：無線區域網媒體訪問控制和物理層規範第1號修改單》（簡稱涉案標準）的標準必要專利，其中原告西安捷通是標準起草成員之一。該標準是事實上的國家強制標準，理論上，任何在中國市場上的手機，要具有WIFI聯網功能，就需要通過WAPI檢測才能獲得入網許可，也就落入該標準必要專利的權利範圍。

和歐美國家不同，中國在針對標準必要專利發布禁售判決的問題上，基於的是標準必要專利權利人在專利許可授權時的「合理的無歧視原則」，合理的前提是雙方的善意協商，在協商無果的情況下，考慮的是雙方在許可談判過程中的過錯，其中：

1、如果雙方均無過錯或者權利實施人無過錯，那麼將不可能獲得產品禁售。

2、如果雙方均無過錯或者權利實施人無過錯，權利人有過錯，從事不合理專利授權行為，那麼不僅不可能獲得產品禁售，還有可能被反壟斷法制裁，可以具體參考高通的案子。

3、如果雙方均有過錯，則應基於專利權人和實施人的過錯大小平衡雙方的利益，決定是否支持專利權人有關停止侵權的訴訟請求。

4、如果專利權人無過錯，權利實施人有過錯，那麼將會獲得產品禁售令。

被告作為涉案專利的潛在被許可方，基於對原告承諾的「合理的無歧視的期限和條件」進行專利授權許可的信賴，而實施涉案專利有其合理性基礎。但是，該合理性基礎的前提是雙方善意協商。在雙方協商未果的情形下，被告實施涉案專利能否絕對排除原告尋求停止侵害救濟的權利，仍需要考慮雙方在專利許可協商過程中的過錯。具體來講，在雙方均無過錯，或者專利權人有過錯，實施人無過錯的情況下，對於專利權人有關停止侵權的訴訟請求不應支持，否則可能造成專利權人濫用其標準必要專利權，不利於標準必要專利的推廣實施；在專利權人無過錯，實施人有過錯的情況下，對於專利權人有關停止侵權的訴訟請求應予支持，否則可能造成實施人對專利權人的「反向劫持」，不利於標準必要專利權的保護；在雙方均有過錯的情況下，則應基於專利權人和實施人的過錯大小平衡雙方的利益，決定是否支持專利權人有關停止侵權的訴訟請求。（摘自判決書）

具體到本案，索尼在2009年與原告西電就WAPI技術合作進行了諮詢並簽訂了保密合同，但雙方對專利許可沒有達成共識，其中，西電要對索尼就涉及WAPI技術的51項專利進行許可，索尼要求西電提供詳細的權利要求對照表（也就是業界所謂的侵權對照表CC），將專利的範圍與索尼的產品進行比較對照，經過多輪談判，西電同意提供權利要求對照表但是要求將其加入保密協議之中，索尼堅持在沒有保密協議的情況下得到權利要求對照表，協商從2009年一直持續到2015年。

關於索尼要求西電提供權利要求對照表是否合理以及西電要求索尼簽署保密協議是否合理，法院認為：

1、標準必要專利的實施人有權獲得專利權人主張侵權行為的相關信息，例如權利要求對照表，但這不是必須的，如果專利實施人在已有條件下能過做出是否侵權評估的情況下，本案涉案專利是WAPP核心專利，且為標準必要專利，2009年已經事實上強制許可，索尼在不需要權利要求對照表的情況下就已經能夠做出判斷，索尼在協商過程中反覆否認產品涉及WAPI專利具有拖延談判的故意。

2、權利要求對照表需要與被控侵權產品的技術特徵進行比對，其中可能把汗專利權人的相關主張和觀點，專利權人要求籤署保密協議具有合理性。

故，索尼和西電未能進入正式的專利許可談判過程方在索尼不在西電，西電要求索尼停止侵權具有事實和法律依據。

除了停止侵權行為，即產品被禁售，由於該專利是標準必要專利，還獲得過專利金獎等相關科研獎項,是國家的強制性標準以及索尼在談判過程中存在過錯，索尼還需要按照標準許可費的3倍賠償西電，西電的專利許可費是1元/件，被告在2010年1月1日至2014年12月31日期間已獲電信設備進網許可證的行動電話機產品的數量為2,876,391件，因此經濟損失賠償數額為8,629,173元（2,876,391×3）。

現將判決書中公布的索尼和西電談判過程中的往來郵件細節附下，個人認為是非常好的企業專利管理參考。

自2009年3月至2015年3月，原、被告雙方通過電子郵件就涉案專利許可的問題進行了協商，具體過程如下：
2009年3月25日，原告回復了被告有關WAPI的諮詢，包括WAI、AS的功能，技術合作模式、保密合同的簽訂等。
2009年3月26日至4月7日，雙方就簽署保密合同的相關事宜進行多次溝通。

2009年5月31日，被告要求原告「提供一個你們認為我們需要獲得授權的專利清單作為討論的起點」。隨後，原告向被告提供了專利許可列表作為附件，包含了WAPI技術或者為實施WAPI技術的專利，共51項。
2009年7月14日，被告稱其已經對原告的專利清單進行了內部的調查、評估，認為「到目前為止，我們沒有發現任何理由去獲得附件專利的授權。如果你們認為這個授權是必要的，請提供我們更多信息和一份詳細的權利要求對照表。」
2009年7月17日，原告表示「根據我們過去的許可經驗，你們應該決定是否需要為你們的產品獲得西電捷通的專利許可，而不是西電捷通提供給你們詳細的權利要求對照表」。
2009年8月19日，被告表示「手機包含了很多元器件且包含很多特徵。有些特徵完全包含在手機內部，而其他一些特徵要求手機與移動網路基礎設施組件交互。因而，為了使我們去完成評估和更多地全面理解您和您的委託人關心的問題，我們需要你們提供其他的包含詳細權利要求對照表數據，將您的委託人專利的描述範圍的逐個元素與索尼移動特定產品進行對照。」「沒有你們提供的數據，我們對你們的主張進行全面評估的能力是有限的。儘管如此，我們已經基於我們對這些專利的理解進行了我們內部的評估，在我們所知的最大範圍內，沒有發現任何有效的和被侵犯的專利權利要求。如果你們認為這個結果不正確，我們樂意審查詳細的解釋了你們的主張的權利要求對照表。」
2009年11月4日，被告表示不認同其現在或者計劃中的產品用到了WAPI專利，「如果西電捷通有相反意見並且提供給我們權利要求對照表或者客觀的證據證明你們的專利，我們將樂意評估這些信息和進行進一步的調查。如果西電捷通不提供這些證據，我們將認為這件事情已經結束。」
2012年6月6日，原告表示雙方2009年簽署的保密合同繼續有效，並向被告提供了專利許可合同（中英文版）。
2012年6月15日，被告表示專利許可已交由總部處理。
2012年8月8日，被告總部重申了被告在2009年11月的主張，「我們沒有發現索尼移動需要獲得西電捷通專利授權許可的理由。希望西電捷通能夠提供權利要求對照表。」
2012年11月27日，被告總部表示「如果西電捷通提供權利要求對照表或其他客觀證據證明他們的專利是相關的，我們願意複核這些信息，並開展進一步調查。如果西電捷通缺少這樣的證據，我們考慮結束這件事情。」
2012年12月3日，原告對被告總部要求的權利要求對照表進行了解釋，表示「為避免不必要的糾紛，我們通常不提供給被許可方CC（權利要求對照表）。但這並不意味著我們什麼都不做。我們非常熟悉我們的專利和WAPI標準，如果被許可方需要我們願意提供任何合理的幫助。一款符合WAPI標準的產品必須實現WAPI標準中的技術內容，我們專利的要求完全覆蓋WAPI標準的技術內容。」「索尼移動手機有三十多款產品符合WAPI標準。從這一點上看，你的產品已經侵犯我們的專利。」原告提供了被告部分產品的信息。
2013年1月18日，被告總部重申了其2012年11月27日的意見，並表示「索尼移動對西電捷通的專利進行了分析，我們還沒有識別出這些專利和我們的產品是相關的。因此我們不需要尋求西電捷通的專利組合許可。」
2014年12月4日至2014年12月23日，原、被告就權利要求對照表、保密協議及專利許可事項多次溝通。原告表示願意在簽署保密協議的基礎上「考慮提供權利要求對照表」，被告要求原告「在沒有保密協議的基礎上提供權利要求對照表」，原告表示「我們已經準備好給你們權利要求對照表，如果你們堅持在沒有保密協議的情況下得到我們的保密信息（至少西電捷通的觀點），不是西電捷通在拖延許可談判。」
2015年1月8日，原告確認2009年簽署的保密協議「可以覆蓋到保護披露給索尼愛立信移動各方關聯企業的保密信息」，並表示如果被告總部「可以郵件確認對該保密協議期限的延長，我們可以將權利要求對照表立即發給你們」。
2015年1月9日，被告總部表示「無論如何，索尼移動再次要求你們提供沒有任何保密信息的權利要求對照表來呈現你們主張的基礎，或者非常概況地描述一下你們希望在權利要求對照表中在保密狀態下需要保護的信息。」
2015年3月5日，原告表示依然等待被告的回復。
2014年9月22日、2015年3月5日，原告向被告郵寄書面版本的《關於儘快獲得專利許可的告知函》，其中記載：我們注意到，貴司已發布的多款產品使用了WAPI技術，實施了我司的有關專利。我們感謝貴公司使用我公司技術，並相信貴公司對知識產權持尊重態度，故願意以友好的方式向貴公司告知上述信息。請貴司儘快與我司聯繫，簽訂WAPI專利許可合同，獲得實施WAPI技術的相關專利許可。
2015年3月13日，被告表示「索尼移動可以接受《保密協議》第1至10條的約定內容，前提是西電捷通向我們提供侵權分析表。《保密協議》第1至10條應於索尼移動收到西電捷通提供的侵權分析表之日起生效。索尼移動現階段不能接受西電捷通作出的其它陳述。明確起見，索尼移動在全面評估西電捷通主張的專利並認定該等專利具有合理價值前，不能與西電捷通進行任何商業談判。」
以上事實有原告提交的（2015）京方圓內經證字第6064號公證書及其譯文、（2015）京方圓內經證字第26525號公證書及其譯文、西電捷通[2014]第29號、西電捷通[2015]第12號《關於儘快獲得專利許可的告知函》、被告證據10「起訴前雙方協商的郵件溝通及其翻譯」在案左證。