NEW BALANCE 再失「新百倫」,我們能學點啥?

繼去年4月一審敗訴後,新百倫貿易(中國)有限公司(下稱「新百倫公司」,也稱NEW BALANCE)近日又收到了廣東省高級人民法院作出的關於「新百倫」侵權案的二審判決。二審判決書維持了原判決關於新百倫公司停止侵權,並在其官方網站、網上商城首頁刊登聲明以消除影響的判令,但將賠償金額由原9800萬元變更為了500萬元。

案情回顧

原告周某倫於2013年向廣州市中級人民法院提起訴訟,訴稱新百倫公司侵犯了其對「百倫」、「新百倫」的註冊商標專用權。廣州市中級人民法院經審理認定新百倫公司構成侵權,判決新百倫公司向原告賠償9800萬元,並刊登聲明以消除影響。新百倫公司不服提起上訴,二審法院廣東省高級人民法院審理後仍然認定新百倫公司構成侵權,並作出了如上文所述終審判決。

新百倫公司與周某倫之間關於「新百倫」商標侵權案近幾年打得火熱,也成為了很多人茶餘飯後的談資。有人為新百倫公司繼「紐巴倫」之後再失 「新百倫」而扼腕嘆息,也有人為賠償額從9800萬直降至500萬而好奇萬分,還有人為「新百倫」終歸國貨品牌而振奮不已。

嘉權視角

關於「新百倫」案,我們暫不論個中曲折或判決合理與否,僅從一個旁觀者的角度,分析該案給普通商標申請人或商標使用人的一些啟示。

以下段落摘自(2015)粵高法民三終字第444號《周樂倫與新百倫貿易(中國)有限公司、廣州市盛世長運商貿連鎖有限公司侵害商標權糾紛二審民事判決書》:

「新百倫公司未經周樂倫許可,在相同商品上使用與周樂倫本案註冊商標相同或者近似的標識,侵害了周樂倫本案註冊商標專用權。尤其是新百倫公司的關聯公司新平衡公司在對周樂倫的「新百倫」商標提出異議被駁回的情形下,新百倫公司明知道「百倫」、「新百倫」商標是周樂倫的註冊商標,其使用「新百倫」標識會對周樂倫註冊商標構成侵權的情況下,仍繼續使用被訴侵權標識,顯然屬於無視中國商標法相關規定的侵權行為,不屬於合理使用。」

從以上判決原文可知,一方面,新百倫公司明知侵權而不停用「新百倫」商標,這也成為了本案判決的最重要的事實依據,由此反映出新百倫公司缺乏基本的商標使用風險防控意識;另一方面,新百倫公司在未能通過異議程序排除衝突權利障礙的情況下,竟未採取如改變商標設計、補充註冊備用品牌等任何補救措施,顯然缺乏從戰略層面考慮商標註冊保護問題的意識。

綜上,我們認為,在商標註冊、使用過程中,廣大的商標申請人或者商標使用人應當注意以下問題:

1、儘可能不使用未註冊商標。

新百倫公司最大的敗筆在於長期、廣泛地使用了一枚未註冊的商標,更可怕的是,雖然他人早已註冊了該商標,但新百倫公司在投入使用前竟然未做任何檢索,或無視檢索結果。

我們認為,使用未註冊商標本身就是一種極其危險的行為,即便經過商標檢索,也未必能夠完全排除衝突在先權利的可能性。因此,最保險的做法是,絕不使用未註冊商標。

如果因客觀原因不得不馬上投入使用,也要盡量做好相應的風險防控工作:第一,要充分做好衝突商標檢索工作,根據檢索結果修改商標圖樣,盡量避免出現與他人註冊商標完全相同的情況;第二,盡量縮小未註冊商標的使用範圍,所謂「船小好調頭」,萬一真的發生商標侵權,也不至於損失慘重;第三,儘快提交商標註冊申請,如果與在先註冊記錄衝突,應盡一切可能將引證商標撤銷或無效掉。

2、一旦商標註冊申請受阻,應積極採取一切措施防範風險。

根據中國商標網的數據顯示,目前我國在冊的商標註冊記錄有一千多萬件,剩餘的註冊商標資源已經十分有限,因此,在商標註冊申請過程中遇到駁回、異議等障礙的情況十分普遍。如果商標註冊申請受阻,申請人應當及時採取應對措施,例如修改商標圖樣、更換商標,對在先近似商標提異議、無效宣告或三年不使用撤銷,談購買、談共存等等,可謂條條大道通羅馬,唯一不能做的就是坐以待斃。

3、如果已經被告侵權,應盡一切辦法降低損失。

商標是一種商業標記,商標權人維權的目的無非是想要搶佔更多的市場空間,或獲得直接的經濟賠償。在證據明顯對己方不利的情況下,其實侵權方未必要堅持對簿公堂死磕到底。因為法律條文的規定畢竟有限,而庭外和解的條件卻有無限可能,侵權方應當綜合考慮各方面的實際情況,積極與對方達成和解,儘可能降低自身各方面的損失。

以上幾點,雖非盡全,但如若能儘可能加以注意,亦可使企業的商路愈加順暢。(作者:鄧志豪、江紅 嘉權專利商標事務所)


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