[代理 創造性 實務] 專利創造性中的選擇性問題

聲明：本文於2017年1月至4月期間分為五部分，首發於集慧智佳公眾號：吹IP。現合併整理，重新編髮。

第一章 三步必殺技

在分析最高院（2009）民申字第1562號專利侵權案的文章《我好在哪裡？就不告訴你！》中，本諮詢師提出了在等同侵權判定中幾可「翻手為雲，覆手為雨」的「選擇性」問題：

在專利實操中，對技術手段、功能、效果、技術問題進行研判時，由於不可能對其加以全面的覆蓋，從而加以選擇和取捨，僅從特定角度進行片面、局部地研判。其中，如何做出這種選擇和取捨，便是選擇性問題。

前文中也已經做了鋪墊：選擇性問題並不僅只在等同侵權判定上存在，在專利審查當中，尤其是創造性審查中也存在這一問題，而且變化更豐富，問題更突出。實際上，選擇性問題就是創造性審查之三步法第二步中要解決的問題：如何恰當確定技術問題。對技術手段、功能、效果、技術問題進行研判時的選擇性，可以直接操控被審查的技術方案創造性能否成立。同樣，對於專利審查，在立法層面，對如何做出恰當選擇也並沒能給出清楚、有效、可操作性強的指引，從而留下了操作空間。

講得更準確和具體一些，在審查員的手中，選擇性問題與創造性審查中的三步法相結合，就能夠打造出專利創造性的「三步必殺技」。還應當補充一下，三步必殺也會存在一些例外，據傳在化學領域例外就比較多。

本諮詢師將開始對「選擇性問題」在專利創造性審查中翻覆結果的功效做出分析，來看看三步必殺技是如何打造的，並將分別參照中國、歐洲、美國三個局的審查指南針對同一假設案例分別加以分析，最後對比三家特點，從不同角度提出觀點、建議。具體按以下五章安排：

一． 三步必殺：總述問題，設計假想案例，結合該案例參照中國審查指南提出創造性審查中的選擇性問題；

二． 三步被殺：參照中國審查指南圍繞選擇性問題對該案例的創造性審查進行相關分析推演；

三． 歐洲的抉擇：參照歐洲審查指南圍繞選擇性問題對該案例的創造性審查進行相關分析推演；

四． 美國的抉擇：參照美國審查指南圍繞選擇性問題對該案例的創造性審查進行相關分析推演；

五． 中美歐三國志：總結，對比三家特點，從不同角度提出觀點，立足實務就創造性審查中的選擇性問題提出建議。

以下先從案例設計開始。

本諮詢師以我們已經熟悉的最高院（2009）民申字第1562號專利侵權案的有關內容為基礎設計一個理論研究案例：

本發明：將涉案專利實用新型專利（專利號：ZL200520031671.0）視為發明專利申請，對之進行創造性審查；

對比文件：將被控侵權技術方案視為有效現有技術（專利號：CN200620175922.7），作為創造性審查的對比文件。

另外，進一步假定那個著名的「出料口」的位置是本發明相對於對文件的唯一區別特徵，具體如下：

具體案情如下：

本發明涉及一種揉面機，揉面機設有兩個U型揉面斗，每個U型揉面鬥上設有揉面錘，揉面錘由機械驅動上下運動來揉U型揉面斗中的麵糰。

本發明權利要求1為：

一種用於粉條加工的揉面機，包括機架，以及在機架上部設置有帶有進、出料口的料斗；其特徵在於，該料斗內水平設置了由驅動電機驅動的輸送攪龍，在位於所述出料口上方的機架上並排設置有兩個相通的U形揉面斗，其中一個U形揉面斗的底部與所述出料口相連通；在位於每個U形揉面鬥上方的機架上分別設置有一揉面錘，所述兩揉面錘的支撐架通過曲柄連桿機構與驅動電機的動力軸相連接。

區別特徵是：一個U形揉面斗的底部與所述出料口相連通。

核心點在於出料口與面斗的位置關係，本發明的技術方案（參見下圖）：出料口（4）在面斗（7）底部。

具體而言，輸送機構攪龍（6）將待揉的麵糰從面斗（7）底部的出料口（4）擠入到面斗（7）中。麵糰先在面斗（7）中被揉，再經由面斗（7）上部的槽口被擠到相鄰的面斗（8）中被揉，直到被均勻地揉好。

對比文件的技術方案（參見下圖）中：揉面機出料口（4）在面斗（8）頂部。其餘相同：輸送機構（6）將待揉的麵糰從面斗（8）上方的出料口（4）送入到面斗（8）中。麵糰先在面斗（8）中被揉，再經由面斗（8）上部的槽口被擠到相鄰的面斗（9）中被揉，直到被均勻地揉好。

審查員有關創造性不成立的意見，要點如下：

本發明與對比文件的區別特徵是：一個U形揉面斗的底部與所述出料口相連通。

區別特徵所解決的技術問題是：如何將出料口移到U形揉面斗的底部。

對於本領域技術人員而言，將包括U形揉面斗在內的處理容器、反應容器等的進出料口在容器上的位置加以變動，包括將出料口從頂部移到底部，屬於慣用手段。

綜上，本發明與對比文件的區別特徵屬於本領域技術人員慣用手段，從而本發明不具備突出的實質性特點，也就不具備創造性。

假使現實中真的出現上述審查意見，代理人會吐血嗎？本審查意見真的是又狠又硬。不過，相信上述風格的審查意見會給一些代理人似曾相識的感覺，只不過對於不同技術領域的代理人而言，濃淡不同。

在前文中，本諮詢師結合手段、功能、效果就本發明與對比文件的區別進行過深入分析，引用如下：

按照本發明技術方案，麵糰從底部進入第一個面斗被揉，隨著新麵糰持續從底部進入，後進入的麵糰墊在下面，將先進入的麵糰頂著和擠著往上走，被頂和擠到第一面斗頂部的麵糰被從頂部槽口擠到第二個面斗中被繼續揉。可見，在第一個面斗中，麵糰形成一個自下而上的麵糰流，不管先進入的還是後進入的麵糰，都在這個自下而上的麵糰流中走過一個完整的過程，經歷大致相同的時間和被揉的程度，所以對於無論多先或多後進入第一個面斗的麵糰，其被揉的均勻度一致性很好。總結：因為出料口在面斗底部，麵糰在第一個面斗中按先進先出的方式被揉得很均勻。

而對於對比文件披露的揉面機，因為出料口在第一面斗頂部，開機後，先進入的麵糰落到斗底，後續進入的麵糰以後來者居上的方式堆在先進入的麵糰之上，直到將第一面斗填滿。第一面斗的出面槽口也在斗的頂部，後落入面斗位於第一面斗頂部的麵糰先被擠到頂部槽口然後落入第二面斗。當然，最早進入第一面斗而墊底的麵糰，也會有少部分在揉的偶然作用下相對較早地被翻到頂部然後進入第二面斗。因而總體而言，後進入第一面斗的麵糰會較快進入第二面斗，而先進入第一面斗的麵糰，尤其是墊底的麵糰，大部會持續墊底長期持續被揉而無法進入第二面斗。從而先後進入第一面斗的麵糰在第一面斗中被揉的時間和程度很不均勻，會導致最終揉成的麵糰不夠均勻。總結：因為出料口在面斗頂部，麵糰在第一個面斗中按後進先出的方式被揉得並不足夠均勻。

總結如下：

本諮詢師由衷地認為本發明就對比文件而言是具備創造性的。但遺憾是上述圍繞區別特徵結合手段、功能、效果的分析是不足以對抗審查員的審查意見的，往直白里說，完全是白費。因為上述分析僅止支持了本發明針對對比文件而言具備了顯著的進步，而還不能證明本發明具有突出的實質性特點。創造性的成立，依照專利法，應當突出的實質性特點和顯著的進步兩者兼備。而依照審查指南，突出的實質性特點要依靠三步法來檢驗。而本發明，目前如審查員所指出的，並沒能經受住三步法的考驗，並不具備突出的實質性特點。

三步法在本案例的使用中是否存在問題呢？本諮詢師先嘗試結合選擇性問題進行初步的具有誤導性的法理探索，真正結合審查指南而進行的分析留待下篇文章解決。

關於「三步法」，出於嚴謹的態度在審查指南中是這樣寫的：「對於現有技術是否顯而易見，通常可以按照以下三個步驟進行」。其中的顯而易見性，實質上就是突出的實質性特點這一問題。而實際上，「三步法」在專利實務中，近似於創造性判斷的根本大法，罕有例外。「三步法」的基本步驟如下：

（１）確定最接近的現有技術

（２）確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題

（３）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

而涉及選擇性問題的步驟就是以上第二步，也就是如何在諸多的技術問題中選擇出恰當的技術問題以得到正確的結果。然而似乎在這個問題上，選擇性問題沒有作為的空間。因為儘管在審查指南中沒有明述，但從法理上推測，三步法從設計本意上，模擬了這麼一種情形：本領域普通技術人員，面對最接近的現有技術和其他現有技術，只要在區別特徵所解決的全部技術問題中鎖定其中任何一個技術問題，且在現有技術中包括的解決相同問題的啟示之下，結合其他現有技術或結合慣用手段、公知常識，這種情況下，如果能夠得到本發明，就足以得到本發明不具有顯而易見性的結論，就足以否定本發明的創造性。

進一步講，對於所解決技術問題，可以不受限制的重新界定，不需要受到專利說明書的限制，也不需要做邏輯周沿的全面研究，或受任何規則限制約束，任選一個即可。在這一點上，與前文中討論過的，專利侵權判定當中研究等同問題時的特點，有著根本性的不同。

從而我們初步得出結論：三步法中的第二步中，在區別特徵所解決的全部技術問題中鎖定其中任何一個技術問題都是可以的，可以以之來否定發明的創造性。

如果上述結論成立，就不存在如何正確確定技術問題的所謂選擇性問題了。但上述結論真的完全成立嗎？

假使其成立，三步法就是創造性的三步必殺技了。因為我們可以說，發明當中的任何技術特徵，只要分解得足夠細，必然都可以在現有技術中找到。現有技術中任何技術特徵都有其本身固有的功能和特點，相應解決固有的問題，而且屬於本領域技術人員司空見慣、顯而易見的慣用手段，哪怕是很細小的一個問題或手段。當然，這並不排除該技術特徵與其他特定技術特徵相結合時還會產生其他的功能、解決其他的問題。如此說來，幾乎任何發明都可能遭到類似於本案例的創造性三步法絕殺。本案例中技術問題的確定和三步法的施用就是一個典型的例子。這顯然是有問題的。這也就是本案例希望提出並探討的專利創造性審查中的選擇性問題，具體指三步法的第二步中實際解決的技術問題的選擇應當如何做出？對其選擇應當如何做出限制？

至此，本文已經將案例設好了，問題提出了。應當指出，這些問題是很多同行已經遇到和解決了的，本諮詢師也是在諸多同行成果的基礎上從自己的角度加再梳理編排，希望至少能幫助到一些人。後續，將按中國、歐洲、美國的順序，參照這三家的審查指南分別研究：圍繞選擇性問題，如何解決本案的創造性，尋找啟示，加以總結，提出建議。

第二章 三步被殺

本章在上一章所建立的案例基礎上討論在中國專利審查中，代理人如何圍繞創造性中的選擇性問題與審查員的三步必殺來拆招。

以下本諮詢師將實務中代理人常採用的答辯方式分別加以分析，然後總結。

一． 推倒重來型

「推倒重來」是較為常見的拆招方式。一般始於不認可審查員所認定的技術問題，從而不認可審查員在此基礎上使用三步法而得到的創造性否定結論。通常會自己重新界定技術問題，並重來一套自己的三步法論證，得到本發明具有突出的實質性特點，進而具有創造性之結論。

例如在本案中，指出本發明/區別技術特徵所解決的技術問題是麵糰揉不勻，而不是如何將出料口移到U形揉面斗的底部。在此基礎上重新進行三步法論證，基於已掌握的現有技術，確實無法推翻本發明創造性。

然而，這種答辯方式在法理上存在嚴重瑕疵，儘管其直指問題的要害：技術問題的選擇性。漏洞在於：儘管代理人提出了自己的合理的三步法論證，但實際上並沒能指出審查員的三步法到底有什麼錯，從而也不能推翻審查員的結論。

從性質上講，三步法是中國專利審查當中創造性的證偽工具：只可以用三步法來證明技術方案不具備創造性，而不能通過三步法來證明創造性成立。這從法理上看也很合理，三步法的本意在於：實際上模擬了一個本領域技術人員面對最接近的現有技術來完成本發明的過程，檢驗在現有技術、慣用技術手段、公知常識的支撐之下，本領域技術人員是否可以不經創造性勞動就獲得本發明。從最接近的現有技術得到本發明，可以通過眾多不同的思路，儘管通過其中很多思路來得到本發明會顯得非常困難，必然要付出創造性勞動，但只要這眾多思路之中的一條，是顯而易見容易走通的，本領域技術人員可以通過這條思路不經創造性勞動就可以得到本發明，就足以推翻本發明的創造性了。

從技術問題的選擇性來看，代理人僅能表示不認可審查員所認定的技術問題，但並不能從法理角度指出審查員為什麼不可以這樣認定技術問題，並不能指出審查員在三步法的應用中有何硬傷，所以無法推翻審查員對創造性的否定結論。

儘管「推倒重來」式的答覆從法理上說不通，會淪為三步被殺，但實務中，確也存在採用的這種方式而最終獲得成功的例子。這種情況就是本諮詢師解釋不清的了，如果不是另有原因，那隻能歸於審查員的自由裁量起了決定性作用。

二． 「事後諸葛亮」型

本諮詢師認為「事後諸葛亮」這一招式直截了當切重要害，但在審查指南中難以獲得有力支撐。實務中，代理人常用這一招式。當然，大多數代理人會用較為委婉的表達方式。

審查指南中規定全文如下：

避免「事後諸葛亮」

審查發明的創造性時，由於審查員是在了解了發明內容之後才作出判斷，因而容易對發明的創造性估計偏低，從而犯「事後諸葛亮」 的錯誤。審查員應當牢牢記住，對發明的創造性評價是由發明所屬技術領域的技術人員依據申請日以前的現有技術與發明進行比較而作出的，以減少和避免主觀因素的影響。

上述文字較為簡略，性質上好像是規定；感覺上像是對審查員的友情提示；力度上難以形成約束；詳盡程度上，也難以結合到具體的應用場景，例如，其與三步法應如何有效結合？如何把握？

之所以說「事後諸葛亮」直截了當切重要害，是因為大家可以很直觀地感受到，例如本案：

區別特徵所解決的技術問題是：如何將出料口移到U形揉面斗的底部。

難到不是審查員看到本發明之後才這麼認定技術問題的嗎？如果審查員僅只知曉最接近的現有技術及其他現有技術，他會如此界定技術問題嗎？

此前本諮詢師討論的三步法的本意，在於「實際上模擬了一個本領域技術人員面對最接近的現有技術來完成本發明的過程，檢驗在現有技術、慣用技術手段、公知常識的支撐之下，本領域技術人員是否可以不經創造性勞動就可以獲得本發明。」如果這個看似合理的三步法本意應當成立，則上述「事後諸葛亮」式的技術問題界定則在三步法當中應當明確被禁止。

但是，上述三步法本意本諮詢師也不能擔保其嚴謹、正確，其更沒有在法規體系中被明確確認。如果非常努力地挖掘依據的話，審查指南有關三步法的第（2）步「確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題」的規定中有這樣一句：

發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

如果上述內容可以理解為認同前面討論過的三步法的本意，則可以這樣來理解：

面對最接近的現有技術時，不經創造性勞動而能發覺的問題或缺陷，才可能被本領域技術人員所發現，繼而才談得上確立「為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務」。

如果上述幾個如果都能成立，則上面引的審查指南中的這句話、「事後諸葛亮」、三步法的本意，可以相互契合與呼應。可惜的是，這些看起來合理的多個「如果」在法規和審查指南中均沒有明確、有力的支撐。

暈暈地轉了幾大圈，兜回到起點：「事後諸葛亮」與三步法如何銜接，沒有明確的可操作的規範和指引。相反，審查員如此來認定技術問題，在審查指南中可以有明確有力的依據：審查指南有關三步法的第（2）步「確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題」的規定中寫到「根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題」。審查員的確就是這麼做的。審查指南的這句話，甚至可以理解成直接克制「事後諸葛亮」的適用。

本諮詢師認為「事後諸葛亮」這一招式直截了當切重要害，但在審查指南中難以獲得有力支撐。實務中，代理人採用「事後諸葛亮」時，有時成功，有時失敗。這種情況依舊是本諮詢師解釋不清的，如果不是另有原因，那就只有再次歸因於審查員的自由裁量。會否淪為三步被殺呢？只怕凶多吉少。

三． 結合啟示型

結合啟示型答辯一般不適用於類似本案例中以對比文件加慣用技術手段（或公知常識）為證據的情況，通常會出現在多篇對比文件相結合為證據的案子中。其具體特點是：不依託於技術問題或三步法，進行一些論述後即指出對比文件、現有技術中不存在將兩篇對比文件相結合的啟示。

結合啟示型答辯實際上暗合美國專利審查中的「教導——啟示——動機」TSM檢驗法，在法理上有合理性，相關分析將在後續美國專利審查部分中進行。但是，因為結合啟示型答辯迴避了「技術問題」這一三步法的必要元素，與中國和歐洲專利法規、審查指南難以兼容，所以也無法在中國審查指南中尋求到有力支撐來與審查員分庭抗禮。

還應當指出，結合啟示型答辯當中所講的「啟示」，並不是中國專利審查三步法中所說的「啟示」，兩者概念不同。依據審查指南：

（是否顯而易見的）判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特徵應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。

簡單說，三步法中所說的啟示是技術問題引導的啟示，與結合啟示型答辯中所說的將兩篇對比文件相結合的啟示不是一回事。後者之啟示可以與技術問題有關，也可以與技術問題無關。

當代理人以 「結合啟示」來對抗審查意見時，在有意無意地將上述兩種不同的啟示加以混淆，企圖偷換概念，以使審查員以為自己的審查意見在三步法的啟示環節上存在問題，以圖翻盤。實際上，現實案件中會出現這種情況：不存在將兩篇對比文件相結合的啟示，但三步法中技術問題引導的啟示仍能成立。

綜上，本諮詢師認為「結合啟示」儘管可能有合理性，但因水土問題在審查指南中難以獲得有力支撐。實務中，代理人採用此招式時，也是有時成功，有時失敗。這種情況依舊是本諮詢師解釋不清的，如果不是另有原因，那就只有再次歸因於審查員的自由裁量。會否淪為三步被殺呢？只怕依舊凶多吉少。

四． 「1+1」型

從這個角度嘗試答辯的例子相對較少。此種答辯策略很合理，在審查指南中能夠找到一定的支撐，但力度有限。

審查指南中的支撐首先見於

「組合發明」的創造性判斷。該部分從正反兩方面說明了什麼情況下可以認為發明是非顯而易見的組合，節選如下：

(1)顯而易見的組合

如果要求保護的發明僅僅是將某些已知產品或方法組合或連接在一起，各自以其常規的方式工作，而且總的技術效果是各組合部分效果之總和，組合後的各技術特徵之間在功能上無相互作用關係，僅僅是一種簡單的疊加，則這種組合發明不具備創造性。

(2)非顯而易見的組合

如果組合的各技術特徵在功能上彼此支持，並取得了新的技術效果；或者說組合後的技術效果比每個技術特徵效果的總和更優越，則這種組合具有突出的實質性特點和顯著的進步，發明具備創造性。其中組合發明的每個單獨的技術特徵本身是否完全或部分已知並不影響對該發明創造性的評價。

本諮詢師將以上顯而易見性的判斷方法稱為「1+1」判斷。指如果1+1=2，就是兩個技術方案（技術特徵組合）的簡單疊加，沒有產生額外技術效果，則其是顯而易見的。如果1+1>2，則兩個技術方案有機疊加之後，所產生的技術效果不是原來技術效果的簡單疊加，原來的兩個技術方案有機結合之後，作為一個整體系統來發揮作用，產生了額外的技術效果，也就是形成了1+1>2的效果，則其是非顯而易見的。

本案則典型地可以通過「1+1」判斷加以解釋：改變進料口位置的技術方案/手段，除了可以產生從新的位置進料的技術效果，對於本領域技術人員而言，還能有什麼其他期望嗎？而當改變進料口位置的技術方案/手段在本案中與最接近的現有技術有機結合後，在整體配合之下，能夠使揉面機將麵糰揉得更勻，當然產生了1+1>2的效果，是非顯而易見的。

「1+1」判斷進一步還可以在審查指南中受到一定的呼應：

發明取得了預料不到的技術效果

發明取得了預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生「質」 的變化，具有新的性能；或者產生「量」 的變化， 超出人們預期的想像。這種「質」 的或者「量」 的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發明具備創造性。

以上僅闡述了有利方面。但問題仍在於無法直接證明審查員使用三步法殺掉本發明的創造性屬於錯殺，因為仍無法找到審查員三步法使用中的硬傷。法規和審查指南中並沒有明確三步法與「1+1」判斷、預料不到的技術效果之間是否存在制約、邏輯關係。實際上，從審查指南的編排組織來看，三步法的地位高於「1+1」判斷、預料不到的技術效果。

另外，在本案中，三步法進行了創造性證偽，「1+1」判斷、預料不到的技術效果進行的是創造性證真。如果上述兩個推理路徑沒有其他明確、特別的邏輯關係，從邏輯學的原則來講，證偽的效力是優於證真的。所以仍舊是三步必殺佔上風。

綜上，本諮詢師認為「1+1」判斷、預料不到的技術效果儘管可能在審查指南上找到一絲支撐，但不能直接、明確地撼動三步必殺。實務中，偶爾有代理人採用此方式時，也是有時成功，有時失敗。這種情況依舊是本諮詢師解釋不清的，如果不是另有原因，那就只有還歸因於審查員的自由裁量。會否淪為三步被殺呢？只怕還凶多吉少。

本章中，本諮詢師嘔心瀝血總結出了對付三步必殺的四大招式。綜合看來，「推倒重來」不合法理；「事後諸葛亮」、「結合啟示」和「1+1」這三個招式，儘管看起來合乎法理，但在法規和審查指南中均沒有明確、有力的支撐。從而，最終的結果落於審查員自由裁量的空間內，難逃三步被殺。所以本諮詢師謹建議各位代理人依據自己的經驗和感覺自選招式組合拆招。

後續將分別參照歐洲和美國審查指南試析本案，求他山之石以攻玉。

第三章 歐洲的抉擇

本章參照歐洲專利局的專利審查指南，繼續圍繞第一章中所設的本案來分析歐洲人如何解決此問題。

歐洲人如何拆招呢？先務虛地看看中國和歐洲路數的異同。打眼看來，眉目很相似：三步法、事後諸葛亮、「1+1」判斷法，中國有，歐洲也有，當然措辭上有一定區別；美式「教導——啟示——動機」TSM檢驗法，中國、歐洲都沒有。畢竟中歐淵源相同。其中，「1+1」判斷法指中國審查指南中有關「組合發明」是否屬於顯而易見的組合的判斷方法。

儘管眉目很相似，但在老司機看來，一番眉目之下所懷的卻是兩樣心思。容本諮詢師娓娓道來。

一． 解讀歐洲三步法

歐洲審查指南是這麼講的：

三步法，中歐眉目相似。歐洲先強調了：Thus deviation from his approach should be exceptional. 指僅當例外情況才可以偏離三步法。

歐洲三步法的基本步驟：

（１）確定最接近的現有技術

（２）確立發明解決的「客觀技術問題」

（３）判斷自最接近的現有技術和客觀技術問題出發，要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

為突出一下中歐之間的區別，請參見以下自中國三步法到歐洲三步法的修改標記版：

穿鑿一下中歐之別：

1． 第二步中，歐洲不提「確定區別特徵」。實際上，在該步驟的具體執行過程中，歐洲的審查指南中用到了區別特徵，但因為區別特徵在後續步驟中並不用到，下一步驟僅用到「客觀技術問題」，因而從邏輯關係上，此處不點出、不突出區別特徵是妥當的。

2． 對於中國所稱的「實際解決的技術問題」，歐洲稱作「客觀技術問題」，體現出從人客觀認知這一角度來確立技術問題。

3． 明示「自最接近的現有技術和客觀技術問題出發」，實際上對實施三步法時應當採用的思維路徑做出了要求。

以上三點區別有實質意義嗎？至少現在並不清晰。我們繼續。

在歐洲三步法的第二步：確立發明解決的「客觀技術問題」之中，有上述規定。中歐眉目相似，但這一區別值得強調一下：

…identifies

the technical effect resulting from the distinguishing features, and then

formulates the technical problem.

「確定該區別特徵所能達到的技術效果，然後構建發明實際解決的技術問題。」

為突出一下中歐之間的區別，請參見以下自歐洲審查指南到中國審查指南相應部分的修改標記版：

「然後」放在哪裡好像無所謂，「構建」換成「確定」好像也關係不大。冒出來的這個「根據」就耐人心思了：歐洲審查指南中，沒有明確提出以區別特徵所能達到的技術效果為「根據」來構建技術問題這一要求，中國審查指南則相反。

還不夠明朗，是不？

再小小地鋪墊一下：

另外，在歐洲三步法的第二步：確立發明解決的「客觀技術問題」之中還有上述規定，與中國審查指南中的這一句較為相近：

發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

以下就該讓問題明朗化了，挖挖各自心思。在歐洲三步法的第二步：確立發明解決的「客觀技術問題」之中，接下來是這樣規定的：

「應當注意，客觀技術問題構建中必(must)不得包含向著技術方案的指向性元素（pointers），因為當就該問題評估現有技術時，在問題敘述中包含發明所提供的技術解決方案之一部，將導致對創造性活動產生「事後諸葛亮」（ex post facto）的看法。」

為盡量保持歐洲審查指南的原味，本諮詢師勉力提供了以上生硬的近直譯版。大概是說，歐洲人以為：新確立的技術問題必不得（此處措辭嚴厲）包含對本發明技術方案（中區別技術特徵）的指向性，例如，包含一部分（區別）特徵，因為這屬於「事後諸葛亮」行為，會不恰當地貶低發明的創造性。

前面提到：歐洲審查指南中，沒有明確提出以區別特徵所能達到的技術效果為「根據」來構建技術問題這一要求，中國審查指南則相反。而現在看來，出於對「事後諸葛亮」的否定態度，歐洲禁止區別特徵與技術問題的結合，相應淡化區別特徵在三步法，尤其是三步法第二步中的存在。

而中國審查指南卻給出了相反的指向和信號：以區別特徵所能達到的技術效果為「根據」來構建技術問題。應當說，客觀辯識之下，中國審查指南中的「根據該區別特徵所能達到的技術效果，確定發明實際解決的技術問題」，與歐洲審查指南中的「客觀技術問題構建中必(must)不得包含向著技術方案的指向性元素（pointers）」並不矛盾。但是，可怕的是它並不明晰的指向性：在中國審查指南中沒有如是就「事後諸葛亮」給出更加明晰的禁止性規定的情況下，中國審查指南中的這句話很容易將審查指引到相反的方向：引導審查員將技術問題與區別特徵緊密地結合在一起，使技術問題構建中包含向著技術方案、區別特徵的指向性，從而造就出類似本案風格的審查意見也就不足為怪了。這就是歐洲審查指南中加以強調要進行防範的「事後諸葛亮」。

現在中歐一番眉目之下的兩樣心思很清晰了吧？以下先將歐洲的「事後諸葛亮」討論一下，再作點評。

二． 解讀歐洲「事後諸葛亮」

「應當記住，打眼一望顯得顯而易見的發明實際上可能具備創造性。當新構想被構建起來，理論上，經常可以示出：始於已知事物，通過一系列顯見容易的步驟而能得到它。審查員應警惕這種「事後諸葛亮」式分析。當結合檢索報告中引用的文件時，他應當總是銘記於心（always

bear in mind）：檢索所生出的這些文件，必是（of necessity）事先知曉了所宣稱的發明之諸項構成之物才做出來的。在所有情況下（In all cases），他應當試圖虛擬，申請人之貢獻之前，本領域技術人員面對全部現有技術，他應當嘗試對之做出「實景式」（「real-life」）評估，也應計入其他相關因素。他應當考慮與發明背景有關的所有已知的（all that is known），並對申請人的有關論點或證據給予公平考量。例如，如果已經示出發明具有可觀的技術價值，尤其在於，如果其提供了新的出人意料的好的技術效果，且該好的技術效果不僅僅來自於 a bonus effect in a 「one-way street」 situation （註：指現有技術對技術效果的發展方向有明確趨勢性預期的一種例外情況，典型地見於化合物領域），且該好的技術效果能夠令人信服地歸於定義發明的包含於權利要求中的特徵，則審查員意圖否定其創造性時應懷疑慮（hesitant）。」

點評之前插播以下內容：

本諮詢師以上引用、翻譯歐洲審查指南時，特別突出了若干語氣強烈的詞，它們通常不應出現在法規性文件、專利文件當中，有經驗的代理人對這些詞應當具有職業敏感、警惕性乃至恐懼感，哪怕凌晨二點的昏昏欲睡之眼掃過這些詞也應立感如涼水澆背而馬上為之驚醒：

所有 all，必must，總是always…

這些詞之所以強烈，是因為他們表達了絕對性的意思，排除了任何例外，邏輯學上叫周延性限定。沒有例外，往往會有嚴重問題的，通常會大大擠壓權利要求的解釋空間。被這些詞驚醒之後，有經驗的代理人還要在這些詞的前前後後仔仔細細審視一番，看看有沒有但書之類打破其周延性的東西，或者對其適用範圍的嚴格界定，如果能有較理想的解釋，還好，還可以回去繼續睡覺。

插播內容結束。謹提示各位對有關強烈詞語給予足夠注意。

至此，我們已經看到了歐洲人對創造性中的選擇性問題給出的一套近乎完整的解答，儘管整個故事尚未完結。

第二章中我們討論中國的「事後諸葛亮」時提出的諸多疑惑以及在中國審查指南中未能獲得明確支持的多個「如果」，在歐洲審查指南中幾乎悉數獲得了支持，所以局面近乎完全反轉。

歐洲審查指南在有關三步法之第二步：確立發明解決的「客觀技術問題」的規定之中直接引入了「事後諸葛亮」，明確了「事後諸葛亮」對三步法的制約關係，詳盡地說明了如何適用「事後諸葛亮」來對「客觀技術問題」的選擇加以限制，且措辭強烈，即：

「客觀技術問題構建中必(must)不得包含向著技術方案的指向性元素（pointers），因為當就該問題評估現有技術時，在問題敘述中包含發明所提供的技術解決方案之一部，將導致對創造性活動產生「事後諸葛亮」（ex post facto）的看法。」

這也就直接回答了本系列文章的立題：造性中的選擇性問題就是指三步法之第二步中實際解決的技術問題應當如何正確確定？對技術問題的選擇應當如何做出限制？

從法理的角度，歐洲審查指南有著與中國審查指南類似的規定：

發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

在此之外，歐洲審查指南更是在「事後諸葛亮」部分更明確地指出：

「在所有情況下（In all

cases），他應當試圖虛擬，申請人之貢獻之前，本領域技術人員面對全部現有技術，他應當嘗試對之做出「實景式」（「real-life」）評估，也應計入其他相關因素。」

此即本諮詢師在第二章中提出的三步法本意，不同在於，歐洲審查指南的描述更為嚴謹：實際上模擬了一個本領域技術人員面對最接近的現有技術來完成本發明的過程，檢驗在現有技術、慣用技術手段、公知常識的支撐之下，本領域技術人員是否可以不經創造性勞動就獲得本發明。

如此貫通了來看，從選擇性問題的角度，對實際解決的技術問題的選擇做出前述限制，是順理成章的。

此時返觀本案，當「出料口」的位置是在U形揉面斗的底部還是頂部成為本發明相對於對比文件的唯一區別特徵時，如果審查員將實際解決的技術問題定義成區「如何將出料口移到U形揉面斗的底部」，恐怕就是直接撞在槍口上了：這不是典型地在技術問題構建中包含了向著技術方案的指向性嗎？將技術問題確定為如何將麵糰揉勻，是本案的正解之一。

三． 解讀歐洲「1+1」判斷法

第二章中，本諮詢師將顯而易見性的判斷方法稱為「1+1」判斷。指如果1+1=2，就是兩個技術方案（技術特徵組合）的簡單疊加，沒有產生額外技術效果，則其是顯而易見的。如果1+1>2，則兩個技術方案有機疊加之後，所產生的技術效果不是原來技術效果的簡單疊加，原來的兩個技術方案有機結合之後，作為一個整體系統來發揮作用，產生了額外的技術效果，也就是形成了1+1>2的效果，則其是非顯而易見的。

對於「1+1」判斷，歐洲人是這樣講的：

簡單來講，歐洲人認為使用「1+1」判斷是創造性的證偽工具，其並不足以支持創造性成立，但可以直接得出技術方案不具備創造性的結論。

「The fact that more than one disclosure must be combined with the closest

prior art in order to arrive at a combination of features may be an indication

of the presence of an inventive step, e.g. if the claimed invention is not a

mere aggregation of features.」

「如果多於一件證據（disclosure）需要與最接近的現有技術結合來獲得特徵組合，且發明不是特徵的簡單疊加，可能就意味（indication）著創造性成立。」

其中，簡單疊加指沒有產生1+1>2的效果。

隨後，歐洲審查指南強調了通常應當對技術方案加以整體性的考慮，即，不宜將技術特徵、相應效果加以割裂；又明確了如果只是簡單疊加，即1+1=2，而沒有產生1+1>2的效果，就足以否定技術方案的創造性了。

那麼，如果產生了1+1>2的效果，是不是創造性就成立呢？本諮詢師認為不應當這樣理解。只可以認為從這個角度而言，技術方案似乎不是顯而易見的，但不能保證從其他角度或路徑論證時，技術方案是顯而易見從而沒有創造性的。通常，邏輯上證偽的效力優於證真。

綜合本章內容，從歐洲角度，大體有兩大招式：「事後諸葛亮」和「1+1」判斷法。「1+1」判斷法從法理上看是創造性的證偽工具，實際上並不與選擇性問題直接切合，不能成為正解。

「事後諸葛亮」是選擇性問題的歐式解決方案。歐洲審查指南在有關三步法之第二步：確立發明解決的「客觀技術問題」的規定之中直接引入了「事後諸葛亮」，明確了「事後諸葛亮」對三步法的制約關係，詳盡地說明了如何適用「事後諸葛亮」來對「客觀技術問題」的選擇加以限制，且措辭強烈，即：

「客觀技術問題構建中必(must)不得包含向著技術方案的指向性元素（pointers），因為當就該問題評估現有技術時，在問題敘述中包含發明所提供的技術解決方案之一部，將導致對創造性活動產生「事後諸葛亮」（ex post facto）的看法。」

從而，歐洲審查指南為選擇性問題提供了清晰的解決辦法。簡言之，三步法要在「事後諸葛亮」的制約之下才能正確工作。

中國審查指南中，沒有明確「事後諸葛亮」與三步法的具體邏輯制約關係，兩者實際上被割裂。從而，選擇性問題的解決主要依賴於審查員在大原則之下的自由裁量。沒有了「事後諸葛亮」的制約，三步法便演化成了三步必殺。中國審查指南中的措辭還可能引導審查員將技術問題與區別特徵緊密地結合在一起，利於「事後諸葛亮」從中尋得滋生空間，這恰是歐洲審查指南中加以強調要進行防範的。

下一章將立足美國專利審查指南繼續討論本案，以期進一步揭示選擇性問題更完整的面貌，故事還沒有講完。最後，將中美歐一併梳理收官。

第四章 美國的抉擇

本章參照美國專利局的專利審查指南，繼續圍繞第一章中交代的本案來分析美國人如何解決此選擇性問題。

美國人如何認識這一問題呢？本諮詢師先務虛地講講美國人的作風。前已述及，中歐畢竟同源，所以儘管兩樣心思，但長得一番眉目。而美國人的就不同了，思維發散，這也體現在其審查指南上。僅就創造性審查而言，無論如何，中國和歐洲都在審查指南里做出了成邏輯系統的規定。美國人呢？邏輯不成系統，離散而跳躍。這種情形的形成，海洋法系的判例法制度功不可沒。這也就要求美國專利審查員具有很高的水平，需要全局性地掌握各個離散點，在理解中將之整合在一起，並在運用中融會貫通，方可避免判斷上的片面性，防止鑽牛角尖。

呈現離散態的美國審查指南著實坑苦了本諮詢師：儘管我們僅聚焦於選擇性問題，但相關的概念和規則零落散於各處，同一規則也會千變萬化以不同的面貌呈現在不同角落裡的不同判例當中，且在結合了不同案例中的不同情節而各有演繹。所以本諮詢師僅能擇取其中一鱗片爪以管中窺豹。

在第二章中「結合啟示型答辯」的部分涉及美國專利審查中的「教導——啟示——動機」TSM檢驗法，並已經指出三步法中所說的啟示是技術問題引導的啟示，與結合啟示型答辯中所說的將兩篇對比文件相結合的啟示不是一回事。後者之啟示可以與技術問題有關，也可以與技術問題無關。本章即以此為起點解題，展開務實討論。

1984年美國聯邦巡迴上訴法院ACS Hosp案鞏固了對於美國專利法第103條規定的創造性適用的TSM檢驗法，即「教導——啟示——動機」檢驗法。根據TSM法則，在審查創造性時，應在現有技術中搜尋，當確定本領域普通技術人員可從現有技術中得到明確教導、啟示併產生動機以將現有技術中的方案相結合而得到專利技術時，專利技術不具備創造性。TSM法則促進了創造性判斷的一致性、客觀性。該法則一直倍受爭議，但其積極意義也是不容否定的。TSM檢驗法則也獲得了聯邦巡迴上訴法院的一貫堅持。

美國TSM法則中並沒有直接涉及技術問題的規定，僅只要求考查是否有明確教導、啟示來結合現有技術中的多個技術方案來得到發明的技術方案，儘管在此過程中也可能會涉及到發明技術方案所解決的問題等相關的概念，但不是必須的。現實中，美國專利TSM法則之下的創造性判斷很多是經由「問題-解決」之路徑來做出的。從理論上講，「問題-解決」之路徑可以適用於所有專利的創造性審查，只是不必在法規層面如此來加以明確規定和約束。

美國審查指南2141.02節主要討論發明與現有技術之間的差別。自然，討論的基礎必然建立在最接近的現有技術之上。在此節開篇的第I部分，即強調了要整體考慮發明技術方案：討論美國專利法第103條（35 U.S.C. 103）之創造性時，問題不在於權利要求與現有技術之區別的本身是否顯而易見，而是權利要求整體上否顯而易見。

第三章在解讀歐洲「1+1」判斷法這一部分中，也提示了歐洲也有相近的強調從發明整體的角度來考量創造性之指導原則。在這一點上，美國和歐洲比較一致。

這是一個方向性的指導原則，應當說在個案實操層面並不具有絕對性的約束力。結合本案和選擇性問題來看，參考第二章的討論可知，中國審查指南指引的方向與歐美相反：並不傾向於從發明整體的角度來考量創造性，而是突出區別特徵的作用，在創造性三步法中放任區別特徵與發明實際解決的技術問題相結合。

在以上美國審查指南2141.02節第III部分中開始涉及選擇性問題的美式解決思路的關鍵。

「[A]

patentable invention may lie in the discovery of the source of a problem even

though the remedy may be obvious once the source of the problem is identified.

This is part of the 『subject matter as a whole』 which should always be

considered in determining the obviousness of an invention under 35 U.S.C. § 103.」

In re Sponnoble, 405 F.2d 578, 585, 160 USPQ 237, 243 (CCPA 1969). However,

「discovery of the cause of a problem . . does not always result in a patentable

invention. . . . [A] different situation exists where the solution is obvious

from prior art which contains the same solution for a similar problem.」 In re Wiseman,

596 F.2d 1019, 1022, 201 USPQ 658, 661 (CCPA 1979) (emphasis in original).

「一件可獲權的發明可能就在於問題來源（the source of a problem）之發現，即便一旦問題來源明確了，其解決可能是顯而易見的。在確定35 U.S.C. § 103規定之創造性時，應總是對之加以考慮：其（問題來源之發現）是「完整主題」的一部分。」

In re Sponnoble, 405 F.2d 578, 585, 160 USPQ 237, 243 (CCPA

1969). 但是，「問題起因（the cause of a problem）之發現…並不總造就可獲權發明…存在不同的情形：當現有技術包含對相似問題的相同解決方案時，解決方案對於現有技術是顯而易見的。」 In re Wiseman, 596 F.2d 1019, 1022, 201 USPQ 658, 661 (CCPA 1979)

(emphasis in original).

本諮詢師現在腦子有點亂。沒關係，這樣梳理一下就清晰了：

「問題來源」與「問題起因」這兩個概念到底有什麼相同和不同？可以先不糾結於此，該問題不關鍵。

重點在對前一個判例的理解，可以從中提煉出三個要點：

1． 解決方案對於現有技術是顯而易見的，發明仍可能具有創造性。

2． 發明有可能歸因於問題來源，而不歸因於解決方案而具有創造性。

3． 問題來源是創造性的一部分。

其實上述三個要點並不是相互獨立的，更像是針對同一個問題從不同角度加以闡釋。

三個要點理解清楚後，我們再來梳理後一個判例，只要得出一條就可以了：儘管中間用了「但是」這一表示轉折且嚇人的連詞，實際上後者與前者並不矛盾，即並不相互否定。最後結論：上述三個要點成立。這就夠了。

本諮詢師繼續解讀如下，基於上述三個要點，我們可以大體得出美國人對發明的認識：

在發明的「問題-解決」模式中，分為兩個步驟：

1． 問題診斷

2． 問題解決

其中，「問題診斷」是本諮詢師編出來指代「問題來源」與「問題起因」的，其起點是最接近的現有技術，產出物是最接近的現有技術實際要解決的客觀技術問題；「問題解決」就是根據上一步驟得到的技術問題來產出解決方案。

美國人認為，發明的創造性應當將上述兩個步驟中的創造性勞動都加以考慮。具體而言，當本領域技術人員面對最接近的現有技術時，通過「問題診斷」、「問題解決」兩個步驟得到本發明，只有兩個步驟都是顯而易見的，都不需要付出創造性勞動時，發明才不具備創造性；只要兩個步驟的至少一個，其完成不是顯而易見的，需要付出創造性勞動，就不能以之來否定發明的創造性。

依照中國審查指南，「問題解決」這一步驟是計入發明創造性的，但「問題診斷」不計入發明創造性。即，「問題診斷」是否顯而易見或需要付出創造性勞動是與發明的創造性無關的，發明的創造性僅取決於「問題解決」這一步驟。

此時可能有人想「靜靜」或「停停」。

至此，第二章中「結合啟示型答辯」的部分還欠大家一個明確的說法：中國三步法中所說的啟示與結合啟示型答辯中所說的將兩篇對比文件相結合的啟示，區別是怎樣的？現在可以給一個明確的了結了：

兩篇對比文件相結合的啟示，也就是美式「教導——啟示——動機」TSM檢驗法中兩篇對比文件相結合的啟示，我們暫且簡稱之為TSM啟示。TSM檢驗法之下，採用「問題-解決」之路徑時要經歷「問題診斷」、「問題解決」兩個步驟，因而TSM啟示可視為將兩個步驟所需的啟示匯總起來，即：

TSM啟示=問題診斷啟示+問題解決啟示

中國創造性審查中所說的啟示，也就是中國三步法的啟示，可以如下表示：

中國三步法的啟示=問題解決啟示

結合啟示型答辯中所說的將兩篇對比文件相結合的啟示，也就是上述TSM啟示，其與中國三步法中所說的啟示的區別至此就已經交代清楚了。

儘管還有待後續補充，可以說對創造中的選擇性問題，美式回答的基本面貌已經顯現，其與歐式解決的路數不同。應當說美國人比歐洲人更直截了當：美國人不限制確定技術問題的方式，而是對確定技術問題的方式，也就是「問題診斷」，加以研判，確定技術問題的方式將直接影響創造性評價的結果。也可以簡單化地這樣表述：技術問題應當是顯而易見就能夠確定出來的，這樣才有必要去看問題的解決中是否需要創造性；如果技術問題的確定不是顯而易見的，是需要創造性勞動才搞得定的，那麼下一步工作即使不做，創造性評價的結果也可以有了：發明創造性不被破壞。

就本案而言，技術問題是：如何將出料口移到U形揉面斗的底部。美國人說：好啊，沒有問題，不過你需要解釋一下，本領域技術人員面對最接近的現有技術，以及其他現有技術，是如何做問題診斷的？也就是說，如何診斷出最接近的現有技術需要解決「如何將出料口移到U形揉面斗的底部」這個問題的？要注意，這個問題診斷的過程中，可千萬不能有創造性勞動，否則就打不掉這件專利申請的創造性。對了，你現在想「靜靜」或「停停」嗎？

趁著想「靜靜」或「停停」的功夫，我們補做一項工作，一項在第一章中就應當完成的工作：解釋清楚什麼是「技術問題」中的「問題」。中國叫「實際解決的技術問題」，歐洲叫「客觀技術問題」，這些叫法在本系列前文中已點評過。很遺憾，美國審查指南中的很多內容是美國專利局從時間跨度久遠的大量判決中摘拼的，弱勢地位的專利局無法請求眾多尊敬的聯邦大法官像中國或歐洲那樣採用一個標準說法。聯邦大法官們常常將之簡單地稱作「問題」（problem）。本諮詢師注意到，美國審查指南中多處還出現了這樣的叫法：recognized

problem（認可的問題）。這意味著，有些問題是能被認可的，有些不行。這也關聯到了選擇性問題：如何正確地選擇技術問題。還有一層意味：強調問題的本意。「問題」意味著其中包含著負面的效果、未能解決的需求，召喚著人們要針對負面的效果、未能解決的需求採取措施、加以解決，否則就不能稱之為「問題」。

「問題」再深一層的意味可以通過美國審查指南中以下片段來體會：

以上引用了判例In re Omeprazole Patent Litigation, 536 F.3d 1361, 87 USPQ2d 1865

(Fed. Cir. 2008)，該案判定創造性成立。美國審查指南從多個不同的角度對涉案專利的創造性進行了論證，以作為示例。解釋一下這一句，大體就可以說明問題了：

However, since the problem had not been previously known, there would have been no

reason to incur additional time and expense to add another layer, even though the addition would have been technologically possible.

大概是這樣的：發明點就在於給藥片多上了一層膜，儘管多上一層膜在技術實現上根本不成問題，但問題是當時沒有理由為多上一層膜去花時間和成本。無效請求人還是挖掘出了多上一層膜的理由，也就是上面所說的「the problem」。但可惜的是，證據只能證明「the problem」是在優先權日之後才被認識到的，所以提出發明時，「the problem」並不成立。儘管在提出發明時，「the problem」客觀上存在，只是大家還沒有意識到。結局呢？儘管問題解決是顯而易見的，但確定的這個問題不能成為問題「recognized problem」，從而問題診斷也就不是顯而易見，最終也就未能攻破創造性。

在「靜靜」和「停停」之後，我們現在意識到，在交代好如何診斷出最接近的現有技術需要解決「如何將出料口移到U形揉面斗的底部」這個問題之前，我們必須還得證明這個所謂的「問題」確實是一個「問題」,一個「recognized problem」。也就是說，如果出料口如對比文件是懸於U形揉面斗頂部的，它必須要給我們帶來痛，否則我們就不必麻煩自己在U形揉面斗底部打洞再焊上出料口，所謂的「問題」也就不能成立。還要補充一點，這個痛，必須是在優先權日之前我們就能感受到的。美國對「問題」或者「recognized problem」的限制真的很強悍。

美國叫「認可的問題」（recognized problem），歐洲叫「客觀技術問題」，中國叫「實際解決的技術問題」。在美國和歐洲叫法之後，我們感受到他們對「問題」從客觀認知這一角度的強調，分別看到了美國和歐洲都明確認同：創造性審查從本意上，應實際上模擬一個本領域技術人員面對最接近的現有技術來完成本發明的過程，檢驗在現有技術、慣用技術手段、公知常識的支撐之下，本領域技術人員是否可以不經創造性勞動就獲得本發明。

在這一問題上，中國採取了與美歐不同的態度。第二章中對相應的「三步法的本意」這一內容的分析，儘管中國審查指南中若隱若現地提示了這個意思，但沒有有力支撐，也沒有對三步法中技術問題的確定構成有效的制約。

以下，就美國審查指南對「1+1」判斷的態度，也做一交代。「1+1」判斷是在第二章中定義的，指如果1+1=2，就是兩個技術方案（技術特徵組合）的簡單疊加，沒有產生額外技術效果，則其是顯而易見的。如果1+1>2，則兩個技術方案有機疊加之後，所產生的技術效果不是原來技術效果的簡單疊加，原來的兩個技術方案有機結合之後，作為一個整體系統來發揮作用，產生了額外的技術效果，也就是形成了1+1>2的效果，則其是非顯而易見的。

美國審查指南中涉及「1+1」判斷的部分很多，以上僅摘錄了其一，主要出自美國最高院對著名的KSR案的判決。相關部分主要在：

Importantly,

the Supreme Court reaffirmed principles based on its precedent that 「[t]he

combination of familiar elements according to known methods is likely to be

obvious when it does no more than yield predictable results.」

美國人的認識與歐洲人的比較一致，只是更為保守一些，沒有將話說滿，即「1+1」判斷主要是創造性的證偽工具，其並不足以支持創造性成立，基本上可以得到技術方案不具備創造性的結論。實際上，「1+1」判斷與前面提到過的「強調…整體考慮發明技術方案」的內在機理較為一致，也可以歸併成一類加以考慮。應當說，「1+1」判斷關乎選擇性問題，但並不直接命中要害。

第五章 中美歐三國志

阿基米德說，給我一個支點，我可以撬動地球。

我們沒有找到撬動地球的支點，但是我們掌握著專利權的支點：創造性。

何為支點？大概指，繞著這個東東，你就可以用四兩撥千斤的手法，讓一個龐然大物乖乖跟著你走。其實就是牛鼻子嘛！

創造性還有牛鼻子嗎？有！就是「選擇性問題」，牽住了它，你就牽住了專利權的牛鼻子的牛鼻子。所謂造性中的選擇性問題是指：

判定創造性的三步法之第二步中實際解決的技術問題，應當如何正確確定？對技術問題的選擇應當如何做出限制？

圍繞「選擇性問題」，本諮詢師嘗試梳理了中美歐三大局的牛鼻子的牛鼻子。再往前追溯，在分析最高院（2009）民申字第1562號專利侵權案的文章《我好在哪裡？就不告訴你！》中，本諮詢師已經提出了在等同侵權判定中幾可「翻手為雲，覆手為雨」的「選擇性」問題，為專利創造性中的選擇性問題做出了鋪墊。我們已經看到，在專利創造性中，「選擇性」問題更加玄妙。

以下，就前四章里中、美、歐三家對「選擇性問題」的處理做出提綱挈領地梳理，並爭取有所升華。然後，先從務虛的角度，從法規建設的角度加以討論；再從務實的角度，從專利實操的角度重新總結。

一． 三國的選擇

就創造性的選擇性問題，也就是創造性評價中的技術問題應當如何確立，中美歐各有特點，可以這樣總結：中歐貌合神離；歐美異曲同工。

首先，從根子上，美國和歐洲都明確認同：創造性審查應從本意上，實際上模擬一個本領域技術人員面對最接近的現有技術來完成本發明的過程，檢驗在現有技術、慣用技術手段、公知常識的支撐之下，本領域技術人員是否可以不經創造性勞動就獲得本發明。

上述「創造性審查的本意」，在第二章中討論中國專利審查時，也被稱為「三步法的本意」，未能受中國審查指南的有力認可和支持。

中國與歐美就此分道揚鑣。根本在於：如果貫徹創造性審查的本意，就要求本領域技術人員在最接近的現有技術面前所確立的「技術問題」是客觀上不需要付出創造性勞動就可以直觀感知認識到的，或者說：技術問題是顯而易見的。

如果需要付出創造性勞動才可以認識和診斷出問題，或稱客觀上非顯而易見，則該問題不能成為施用三步法檢驗和否定發明創造性的恰當基礎，或者就已經意味著發明具備創造性了。

對於「技術問題是顯而易見的」，還有一個邏輯角度的要求。這指對一個具備通常理性和常識的本領域技術人員而言，他應當有合乎邏輯的明顯理由來確立技術問題，這就是說，這個技術問題是客觀上直觀能夠感受到是需要加以解決的技術問題。在此問題上，中國與歐美的不同態度，在對「技術問題」的描述上就已經現出端倪：美國叫「認可的問題」，歐洲叫「客觀技術問題」，從客觀認知這一角度加以了強調。而中國叫「實際解決的技術問題」，可以指表面上看不出來，但實際上是「技術問題」。本案涉及的技術問題「如何將出料口移到U形揉面斗的底部」，就很典型，它明確不能成為美國的「認可的問題」、歐洲的「客觀技術問題」，但在實踐中，很可能成為中國的「實際解決的技術問題」。

其實到這裡，我們已經從根本層面得到了對「創造性中的選擇性問題」的清楚解釋。

接下來，從堅持創造性審查本意的共同起點出發，歐美各自從不同的角度捍衛了技術問題應當具備的非顯而易見性：

歐洲人說，本領域技術人員面對現有技術確定現有技術問題時，不應受「事後諸葛亮」的影響，在確定的技術問題中不得包含向著發明技術方案的指向性，尤其不應將問題與區別特徵結合起來，因為只有這樣以「事後諸葛亮」來約束三步法，才能遵循創造性審查的本意，確保技術問題是客觀易於認知的，非顯而易見的；

美國人乾脆將發明的過程分為「問題診斷」和「問題解決」兩個步驟，其中「問題診斷」這一步驟，也就是確定問題這一過程，如果是本領域技術人員付出了創造性勞動，即問題是非顯而易見的，該創造性勞動就應當計入和支持發明的創造性了，只有在「問題診斷」這一步驟中不需要付出創造性勞動的情況下，而且問題也是可客觀感受和認知的、顯而易見的問題時，才可按「問題-解決」路徑，也就是類似三步法的路徑，繼續進行創造性的判斷。

在上述問題上，中國的行事方式與歐美是相反的：

歐洲人防範和禁止技術問題與區別特徵相結合，而中國審查指南有關三步法的第（2）步「確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題」的規定中寫到「根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題」，實際上是三步法制約了「事後諸葛亮」，客觀上將專利的創造性審查引向了區別特徵與技術問題的深度結合。

美國人所認可的「問題診斷」中的創造性勞動在中國不被接受。

其實最玄妙且值得玩味之處在於：儘管中國的行事方式與歐美是相反的，就創造性中的選擇性問題的有關規定而言，中國的審查指南相對於歐美的審查指南並沒有硬的抵觸或矛盾，只是有軟的引導方向的差異和更大的自由裁量空間。三步必殺就是在這種背景環境下煉就的。

二． 務虛的選擇

我們已經看到，中國就創造性中的選擇性問題，與歐美分道揚鑣，走了一條有自己特色的道路。就選擇性問題，中國的法規會不會有所發展？向什麼方向發展呢？

如果我們周延地推一推，無非分成以下幾種情況：

1． 要變；

2． 不變。

對於「要變」這種情形，可以細分為以下幾種情況：

1.1 向歐洲方向發展；

1.2 向美國方向發展；

1.3 獨立創新；

1.4 前三個方向不同程度的混合。

到底應當如何發展？本諮詢師以為，這是面對我們整個行業的問題。是整個行業，不是國知局一家。如果僅由國知局來負責這個問題，站在國知局的立場上，本諮詢師支持不做改變這一方式。這樣最有利於開展審查工作：審查工作面對著巨大的挑戰，審查員也在承受著不斷增長的壓力。因而，在這種局面之下，在法律大框架之內，儘可能大地使審查員擁有自由度，有趁手的兵器可用，顯然是最合情理的。

但如果站在整個行業的層面來看這一問題，就很複雜了，本諮詢師沒有能力兼顧法理和現實的各種狀況提出合理建議，只能依靠大家的集體智慧了。

三． 務實的選擇

所謂務實選擇，說白了，就是當下的審查意見該怎麼答。

希望大家不要太失望，儘管經過系列梳理，認識可能更清晰了，但是好象還是很難突破第二章之中的所列的各種集體智慧的結晶。

儘管如此，本諮詢師還是提出以下建議和本案的參考答覆樣例：

1． 突出「破」

應當明確有力地指出審查員否定創造性的推論分析過程中有何錯誤、硬傷，否則不足以真正否定審查員得出的結論。

創造性審查工作的性質是創造性證偽，通常情況下，邏輯證偽的效力優於邏輯證真，所以，如果不能從審查員的推論分析過程中找出實質性的錯誤、硬傷，而僅只從其他路徑論證本發明具有創造性，則從法理和邏輯上均缺少說服力。

2． 以「立」適當豐富

如上一條所述，突出「破」。必要時，尤其是僅「破」顯得較單薄時，適當補充「立」，即從其他路徑論證本發明具有創造性的論述，以豐富答覆意見。但一定不得喧「立」之賓，奪「破」之主。

3． 不以他國為依據

不得引歐美的規定為中國專利審查的答辯依據。但是，歐美規定中的一些說法，代理人認同且合乎中國法律精神、法理的，在適用時，可以作為自己對中國法律精神、法理的理解，寫入答覆意見。

4． 靈活調整

以下，本諮詢師會針對本案例提供一個答覆意見的參考樣例。該樣例謹為拋磚引玉。且實際個案中，情節各有特色和變化，代理人必然要針對具體情況靈活調整。以下樣例採用了較為直白和重複的措辭，特別建議代理人參考應用到實際案件答覆中時，仔細加以把握、調整、精減。至於是否能說服審查員，能否有好的效果，的確很難講。

當排除了事後因素的影響，具備通常理性和常識而不具備創造性的本領域技術人員面對對比文件披露的與本發明最接近的現有技術及其他現有技術而不知曉本發明時，在不付出創造性勞動的情況下可以領會到對比文件1存在很多要解決的技術問題，但其中不會包括審查員所認定的實際解決的技術問題：「如何將出料口移到U形揉面斗的底部。」審查員所認定的上述技術問題明顯指向著區別特徵：「出料口在U形揉面斗的底部」，這典型地受到了「事後諸葛亮」影響，使本發明的創造性受到了貶低。

上述技術問題也不能支持形成如《審查指南》所要求的「為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務」，因為具備通常理性和常識而不具備創造性的本領域技術人員面對最接近的現有技術時，如上所述，不會認為「如何將出料口移到U形揉面斗的底部」是一個問題或技術問題，也不認為「將出料口移到U形揉面斗的底部」會對現有技術帶來更好的技術效果，反而會基於常識拒絕這種造成麻煩和成本的改動。

綜上，上述技術問題「如何將出料口移到U形揉面斗的底部」不能恰當成立，從而以之為基礎來按三步法否定本發明創造性也是不恰當的。

當排除了事後因素的影響，還可以看出在對比文件和已知的現有技術中，不存在技術啟示以使本領域技術人員對在比文件1的基礎上向著本發明的方向進行技術改進。實際上，當面對比文件1時，即使有人建議將U形揉面斗頂部的出料口移至底部，不具備創造性的本領域技術人員也會基於常識加以拒絕，因為明顯沒有理由要做出此種製造麻煩且成本高昂的改動：在U形揉面斗底部打洞並焊上出料口等等。然而，本發明在違背一般常識的情況下引入「出料口在U形揉面斗的底部」這一區別特徵而獲得了令人意想不到的技術效果：能夠將麵糰揉得更均勻，恰恰說明了本發明具備創造性。該區別特徵與本發明技術方案其他技術特徵相組合之後，在整體協同作用之下，產生了超出原本自身固有功能和效果之外的額外的非顯而易見的功能和效果，從而解決了麵糰不夠均勻的技術問題。這是本發明對現有技術的非顯而易見的貢獻，區別特徵在上述特定場景下的應用取得了預料不到的額外技術效果、解決了特定技術問題，在現有技術中即沒有類似的先例也沒有啟示，所以其不是慣用技術手段，更不是公知常識。應當說，本發明典型地達成了《審查指南》中所指出的「組合的各技術特徵在功能上彼此支持，並取得了新的技術效果；或者說組合後的技術效果比每個技術特徵效果的總和更優越，則這種組合具有突出的實質性特點和顯著的進步，發明具備創造性」。

結語

老實說，本諮詢師只是扒了扒中歐美三家的審查指南中的幾頁紙。創造性是一個讓人吃不消的大題目，所以本諮詢師只限定了一個很小的問題：選擇性問題，其實就是三步法中的第二步，如何恰當地確定技術問題。按說這件工作對於有一定經驗的代理人和審查員而言，屬於基礎性的內容，談不上高深。因而，本文對行內有些經驗的人來講應當並不新鮮。將這些基礎性的東西拿出來總結，如果多少對入行的新人能有啟發，便算達到目的了。

推薦閱讀：