一般發明專利的侵權訴訟案件中，作為被告方可以從哪些方面進行抗辯？

判斷是否落入保護範圍又有什麼技巧？

---

謝邀。

雖然一直從事專利工作，但目前對於侵權訴訟的業務尚無實操經驗。

強答一下，只能算是做點知識普及。

首先在此強調，具體案件具體分析具體應對。

專利訴訟是一件非常專業的活，實際中的案件處理還是儘早諮詢專業機構比較好。

以下回答僅供參考。

問題一、一般發明專利的侵權訴訟案件中，作為被告方可以從哪些方面進行抗辯？

==========================================================================

被提起發明專利侵權訴訟的話，目前想到的應對方式有以下六種（其他的想到再補充）：

1、不侵權抗辯

顧名思義，我的產品/方法根本就和你的發明專利不一樣，沒有落入其利要求的保護範圍內。

關於如何判斷是否落入保護範圍，在「問題二」的部分稍作敘述。

2、現有技術抗辯

根據《專利法》第六十二條的規定

在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。

根據現有技術抗辯理論，雖然被控侵權技術落入涉案專利權保護範圍，但因被控侵權技術使用的是公開的現有技術，根據上述規定，法院將直接判定被控侵權技術不構成侵權。在此情形下，被控侵權人無須啟動專利無效程序就可免責，由此可減少當事人訟累。

3、無效宣告程序

根據《專利法》第四十五條的規定

自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。

在訴訟當中，如果針對對方的發明專利（向專利複審委員會）提起無效宣告程序，侵權訴訟中止。

無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造有下列情況之一：

（1）被授予專利權的發明專利或實用新型專利申請不具有新穎性、創造性或實用性；

（2）被授予專利權的外觀設計專利申請為現有設計、不具有明顯區別或與在先取得的合法權利相衝突；

（3）被授予專利權的發明專利或實用新型專利不是新的技術方案，被授予專利權外觀設計專利申請不具有美感或者非新設計；

（4）被授予專利權的發明專利或實用新型專利沒有經過保密審查即向外國申請專利；

（5）被授予專利權的發明專利或實用新型專利的申請文件不清楚、不完整、不能實現，權利要求書沒有以說明書為依據，不清楚、不簡要；

（6）被授予專利權的外觀設計專利沒有清楚顯示要求保護的產品；

（7）對專利申請文件的修改超出原始申請文件記載的範圍；

（8）獨立權利要求沒有從整體上反映發明專利或實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵；

（9）分案申請的文件超出原申請記載的範圍；

（10）發明專利創造違反國家法律、社會公德或妨害公共得益；

（11）不屬於專利權授權的範圍，違反專利法第二十五的規定。

以上情況中，在實際無效宣告案件中相對比較常用的是（1）、（5）、（7）、（9），

尤其是（1）。

簡而言之，就是說

這個發明專利不符合授予法律法規，應當被無效。

注意被宣判為無效的專利，不是從宣判一刻開始無效，而是專利權自始至終不存在。

4、先用權抗辯

根據《專利法》六十九條第二款的規定

在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。

某項發明創造在專利申請人提出專利申請之前，如果他人已經製造了相同的產品、使用了相同的方法或者已經做好了製造專利產品、使用專利方法的必要準備，則在該發明創造被授予專利權後，他人仍有權繼續在原有的範圍內製造或者使用該項發明創造，其製造和使用行為不被視為侵犯專利權。

在專利侵權訴訟中，提出先用權抗辯的必要前提條件是抗辯人通過合法手段在專利申請日前已掌握與涉案專利技術方案相同的技術並實際製造、使用或已作好製造、使用的必要準備。

簡而言之，就是說

我在你申請專利之前，我已經在進行生產製造（或者準備）。

只要生產規模保持在原範圍內，那麼不視為侵權。

5、合法來源抗辯

根據《專利法》 第七十條的規定

為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

6、向對方提起專利侵權訴訟

對付專利侵權訴訟，還有一個辦法就是相互告了。

這也是為什麼很多公司每年花巨大的資金，卻很少主動提起訴訟。

這些專利都是主要作為防禦性專利而儲備。

比如 樓氏電子與歌爾聲學專利侵權訴訟評析 （鏈接）案件，

兩邊就是一直在相互提起無效宣告、相互提起侵權訴訟。

起初應該是國際上鼎鼎大名的樓氏電子先向歌爾聲學提起了訴訟，但是，結果卻出人意外。

另外，下面再列出《專利法》規定的不侵犯專利權的情況

《專利法》 第六十九條

有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：

（一）專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；

（二）在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的；

（三）臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的；

（四）專為科學研究和實驗而使用有關專利的；

（五）為提供行政審批所需要的信息，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。

問題二、「判斷是否落入保護範圍又有什麼技巧？」

========================================================================

在北京市高級人民法院2013年制定的《專利侵權判定指南》中，關於專利的侵權判定有比較詳細的記載，建議可以下載查閱（鏈接北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》）。

將其中部分要點摘抄如下：

判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍，應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵，並以權利要求中記載的全部技術特徵與被訴侵權技術方案所對應的全部技術特徵逐一進行比較。

被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的，應當認定其落入專利權保護範圍；被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比，缺少權利要求記載的一個或多個技術特徵，或者有一個或一個以上技術特徵不相同也不等同的，應當認定其沒有落入專利權保護範圍。

相同侵權，即文字含義上的侵權,是指被訴侵權技術方案包含了與權利要求記載的全部技術特徵相同的對應技術特徵。

當權利要求中記載的技術特徵採用上位概念特徵，而被訴侵權技術方案的相應技術特徵採用的是相應的下位概念特徵時，則被訴侵權技術方案落入專利權保護範圍。

被訴侵權技術方案在包含了權利要求中的全部技術特徵的基礎上，又增加了新的技術特徵的，仍然落入專利權保護範圍。但是，如果權利要求中的文字表述已將增加的新的技術特徵排除在外，則不應當認為被訴侵權技術方案落入該權利要求的保護範圍。

對於包含功能性特徵的權利要求，如果被訴侵權技術方案不但實現了與該特徵相同的功能，而且實現該功能的結構、步驟與專利說明書中記載的具體實施方式所確定的結構、步驟相同的，則被訴侵權技術方案落入專利權保護範圍。

在後獲得專利權的發明或實用新型是對在先發明或實用新型專利的改進，在後專利的某項權利要求記載了在先專利某項權利要求中記載的全部技術特徵，又增加了另外的技術特徵的，在後專利屬於從屬專利。實施從屬專利落入在先專利的保護範圍。

等同侵權，是指被訴侵權技術方案有一個或者一個以上技術特徵與權利要求中的相應技術特徵從字面上看不相同，但是屬於等同特徵，應當認定被訴侵權技術方案落入專利權保護範圍。

以上

---

張亞的回答很全面了，另外補充一個小點：判斷是否落入保護範圍的技巧，除了套用法條、比對技術特徵之外，多檢索一些近似案例會有幫助，尤其是把對你方有利的案例提供給法院，法官也是樂意接受的。

---

推薦閱讀：