咖啡店 Dumb Starbucks 對 Starbucks 構成商標侵權嗎?
A parody coffee shop mocking Starbucks opened this weekend in Los Angeles and is quickly becoming a sensation on social media. The shop, "Dumb Starbucks," looks nearly identical to the real Starbucks—with the exception of the word "dumb" being prefixed to the title and menu items. Read more: A Mysterious New Coffee Shop Called "Dumb Starbucks" Is Baffling Los Angeles
這家店從裡到外、從外觀到細節都洋溢著對星巴克的戲謔。這樣不會有經營風險嗎?
這店難恐怕逃侵權責任,下面是分析。
美國的商標法主要依照已經很完整的聯邦法律,因為到現在大部分商業跨州經營。但根據傳統很多州也有自己的商標法條文,但不能和聯邦法律有衝突。(關於聯邦法律權威是如何確立的,參見馬伯里訴麥迪遜案能產生的憲法學啟示有哪些?)。我們這裡討論的都是聯邦法律。
美國商標權來自註冊和使用,Starbucks 是在聯邦專利商標局(United States Patent and Trademark Office)經過註冊的商標,其所有人可以起訴第三方侵犯商標權。侵權判定的標準,根據聯邦法條 15 U.S. Code § 1114(1)(a),是 「很可能造成混淆「 (」of any goods or services on or in connection with
which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to
deceive「 15 U.S. Code § 1114),該原則簡稱 「likelihood of confusion.」 注意原告要證明這點,可能比你想像的要容易。因為僅需要證明可能性,原告並不需要向法官或陪審團證明已經有人已經被誤導。比如,即使所有去過「Dumb Starbucks Coffee" 的人都站出來說自己沒有被誤導,星巴克還是可以通過專家作證,或拿出圖片讓法庭通過常識來確認普通消費者是否有被誤導的可能。
這家咖啡館的標誌、字體、(至少是外部的)裝潢都和星巴克類似,近看時才有「Dumb」這個字出現。讓我想起一個比較早的案例(名字忘記了),關於「last-minute recognition」 原則 --- 如果被告故意模仿原告商標,即使只要到了跟前就可以馬上發現明顯不同,法庭還是認為有混淆發生。因此這家恐怕逃不掉 「likelihood of confusion」 的認定。
如果「likelihood of confusion」已經被證明,那麼這家咖啡館就只得求助法律規定的那些例外,比如合理使用(「fair use」)原則(注意這和著作權的合理使用是兩碼事)。根據美國上訴法院的案例,合理使用包括 「指認性質的使用」 (細節見 Nominative use) --- 指的是使用某商標來指向該商標本身所代表的產品/服務。比如說,大家可能注意到,「美國春晚」 超級碗橄欖球賽的廣告裡面,有很多用來貶損其他品牌的廣告,貶損對象包括汽車品牌、可樂、百事等等。這些使用與憲法第一修正案/言論自由無關,因為商標侵權不受言論自由保護,但是都屬於 「指認性質的使用」。根據案例,該使用必須符合三種情況之一:
- 不使用該商標就無法描述某產品或服務;
- 使用僅限於使用必要的辭彙(而不包括字體、裝潢);
- 對商標的使用不涉及所有人的背書(即使該使用為商業目的)。
上面提到的超級碗廣告屬於第三種。「Dumb Starbucks Coffee"似乎哪一種都不是,因此這個例外恐怕不適用。
因此,「Dumb Starbucks Coffee" 的救命稻草還是憲法第一修正案/言論自由,關於言論自由與商標侵權責任的平衡,第二巡迴法院有一個1989年的案例(Rogers v. Grimaldi,
875 F2d 994,2d Cir. 1989),雖然第二巡迴法院不管加州(加州的聯邦上訴法院是第九巡迴),但是對加州法院有說服作用,特別是第二巡迴的轄區包括法律上重量級的紐約州。案例里提到,「藝術作品」 的侵犯商標權的情況,應當僅限於「當關於杜絕混淆的公眾利益,超過了關於言論自由的公眾利益的時候」("only where the public interest in
avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free
expression." )
但是這家店的問題是,他本身賣咖啡,它該如何證明這個顯然容易造成混淆的店名是個「藝術作品」 或者「行為藝術」呢?
侵權無疑,會死的體無完膚。既然你們都說§1114 likelihood of confusion test,我就來換個論調好了。我還會argue trademark dilution under 15 U.S.C. §1125.
(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment
(1) Injunctive relief
Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner』s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.
翻譯一下,在原告所擁有的商標「著名」以後,如果被告在商業活動中使用該著名商標,並且可能造成商標稀釋(兩種方式,dilution by blurring 或者 dilution by tarnishment),則不論被告商標有沒引起混淆可能(likelihood of confusion),或實際混淆,或經濟損失,著名商標所有人都可以要求被告停止使用。
接下來,15 U.S. 1125(c)(2)(C) 定義了什麼是dilution by tarnishment(C) For purposes of paragraph (1), 「dilution by tarnishment」 is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.
翻譯,dilution by tarnishment指被告的商標(或商名)與著名商標相似,並且其使用損壞了著名商標的名譽。
好了,starbucks是著名商標這個太好證明了。美國還有誰不知道starbucks?損壞名譽這個也太好證明了,尤其是在咖啡這個行業,starbucks說我們的咖啡是哪裡哪裡,怎麼怎麼層層篩選,所有才有今天店裡這個質量。被告用的咖啡是爛貨,損害了starbucks的形象。好了,其他的要件都沒有證明難度。這個一定搞死被告了。
再加上被告的店裝修風格也和starbucks一模一樣,那麼還有可能可以告infringement of trade dress. 同樣適用Likelihood of confusion test.
從法理上來說,保護trademark的意義在於防止free rider。starbucks這麼多年風風雨雨好不容易把品牌打響,法律怎麼可以允許有人竊取別人的經營成果來吸引客戶,從中分一杯羹。如果這個世界沒有starbucks,被告的dumb starbucks就不會有這麼好的生意。
這兩天課上剛學過,正好講到這個案例,就回答一下。
在商標侵權案中,評判的標準為likelihood of confusion,即造成混淆的可能性。以下是法院判定該可能性時所考慮的因素:
1. Strength of the marks in question,即案中商標的強度。而這一點又是由商標的獨特性(distinctiveness)決定的。越是獨特、有創意的商標,其強度就越強。此案中星巴克的商標絕對屬於獨一無二的,因此這一項dumb starbucks直接fail。
2. Similarity between the marks based on sight, sound and
meaning,即原商標和侵權商標視覺、聽覺、及意義上的相似度。dumb starbucks的商標在視覺上肯定和原商標是相似的,而店內播放的音樂風格也和星巴克相似,那麼這一項肯定也對dumb starbucks不利。
3. Proximity of the goods in the marketplace,即商品之間的相近程度,這可以體現在銷售商品的相似、店鋪間距離的接近、銷售渠道的重疊等等。既然兩家店同是銷售咖啡,甚至連風味都一樣(星巴克里所有產品dumb starbucks里幾乎都有,只是名字前面也加了個dumb),那麼這一項也在星巴克這邊。
有了這三項,法院幾乎就可以認定侵權了。法院考慮的其他因素還包括:level of sophistication of the buyers(買家的精鍊程度)和 intent of defendant(被告的意圖)。
之前也有人提到,dumb starbucks唯一能用的defense就是諷刺parody了。但法院在評判parody時最看重的transformative nature,即諷刺商標在多大程度上改造了原商標。這一點自然就要留給律師去爭辯了。
這個問題對於星巴克而言就是認真你就輸了。如果採取訴訟途徑解決這件事很可能會引起民眾對於星巴克強勢地位的反感,尤其對於深具諷刺與幽默感的美國人而言。這樣靠新鮮感吸引客戶的方法並不長久,過激反應引起的媒體關注反而會給Dumb做宣傳…
從法律角度而言likelyhood of confusion其實不好證明。雖然technical上說兩者的區別僅在於dumb這個詞,但從一段現場採訪顧客的視頻中得到的反饋來看,沒有人對於Dumb Starbucks和Starbucks產生混淆,大家明知自己買的並非Starbucks的產品。所以對於負有舉證責任的Starbucks一方,這個point不是很有力。一旦缺少這個要素支持,考慮到trade mark區別product source的主要目的,infringement難成立。
另一個要考慮的問題是商標的dilution的問題,個人覺得這個層面上Starbucks要真追究起來贏面較大…
還有這個案件中可以將trade mark和trade dress兩者區別進行考量。我認為在trade dress上Starbucks的贏面要大於trade mark。
最重要的其實還是最開頭的那句話「認真你就輸了」
Dumb Starbucks這個命名如果單純從廣義的商標法來說,確實是侵權的。但是所有的法律都有各種各樣的特例,在商標法中也有這麼一個特殊情況,即當某個問題涉及到Parody(諷刺)的時候,便有可能超越侵權問題而存在。
之所以會有這麼一條規定,是因為自由的抗議和批評的權力是美國憲法賦予的,而在美國法律中,Parody(諷刺)被看做「批評」的一種形式。所以當一個新的名稱、作品等是對一個已有事物的諷刺時,版權便不再適用。(《傲骨賢妻》第五季第11集便涉及到了一個類似的案例,感興趣的同學可以去看下)
但是「諷刺」是一個相對來說比較主觀的定義,所以Dumb Starbucks這家公司的名稱甚至整個生意是否合法的重點還在於最後法律如何裁定。如Dumb Starbucks自己所說(L.A."s "Dumb Starbucks" Imitates the Real Thing),他們起這個名字的根本目的為了市場營銷,而為了避免法律風險,他們希望大家把這個名字看做是諷刺的形式,看做一個藝術行為,而顧客買的咖啡也是購買藝術品。
所以這家公司其實是要打一個法律的擦邊球。但是打不打得好,直接關係到本道題的答案。對於是否是諷刺行為,有幾個不同的評判標準,這裡不展開細說,但是總的原則來說,是評判這個諷刺藝術是否有可能作為已存在個體的代替品,因為諷刺作品的出發點和目的一般是與被諷刺對象完全不同的。在這個案例中,Dumb Starbucks我個人認為是侵權的,因為他們的實際出發點並不是諷刺而是營銷,且生意的性質和Starbucks完全一樣,是有可能替代Starbucks的。但是如果Starbucks真的把他們告上法庭,最終結果可能還是要看律師們的唇槍舌劍了。上個學期學了入門媒體法(美),提供一下個人的完全不專業的看法。我個人覺得這是侵權無誤,沒辦法稱得上Fair Use,二樓說的Parody是可以有foundation的,但是太薄弱了。但這家商鋪會不會陷入法律的麻煩,取決於星巴克,星巴克行不行動取決於這個咖啡廳的pocket有多深。有錢培才會認真打官司吧。如果沒錢拿,結果估計應該是星巴克要求其取下商標,不再繼續這種行為。
請大神們輕拍
請去看 Nathan For You S02E05,解答你的問題
人說了是諷刺藝術,這麼說受當地法律保護的。
這裡不會有基於混淆的侵權,因為消費者不會認為Dumb Starbucks是Starbucks,或Dumb Starbucks和Starbucks有連帶關係(咖啡可全是免費的!)
而至於樓上說的free riding,商標法下dilution by tarnishment或可為星巴克一用,參見15 USC 1125(c)。但星巴克要證明injury to business reputation,還是挺難的(畢竟大家都知道這是個玩笑啊!)。推薦閱讀:
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